本文將具體分析中國、歐洲和美國這三地在專利創(chuàng)造性判斷標準上的異同，為創(chuàng)新者和知識產(chǎn)權從業(yè)者提供參考。

作者 | 李丹 中國貿(mào)促會專利商標事務所

內(nèi)容摘要：在知識經(jīng)濟時代，創(chuàng)新是推動科技進步、產(chǎn)業(yè)革新和經(jīng)濟增長的核心動力。專利制度是保護創(chuàng)新成果的重要法律制度，而創(chuàng)造性又位于專利制度的核心，是授予發(fā)明專利權的必要條件之一。創(chuàng)造性的意義在于，既能夠防止顯而易見的、非實質性的發(fā)明享有壟斷權，又能夠使得真正對于現(xiàn)有技術做出貢獻的發(fā)明獲得專利保護，從而促使發(fā)明人愿意公開其發(fā)明創(chuàng)造，促進整個社會的技術進步和經(jīng)濟發(fā)展。對于一項發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，不同的國家和地區(qū)有著各自的評價標準。中國、歐洲和美國在創(chuàng)造性判斷上既有相似之處，也存在顯著差異。擬通過對比、分析和研究中國、歐洲和美國的創(chuàng)造性審查標準來更好的掌握其異同，探究差異背后的法律哲學與產(chǎn)業(yè)政策考量，并總結出一套更為融會貫通的判斷思路與實踐策略。

關鍵詞：創(chuàng)造性 三步法 問題解決法 可能-應當法 Graham標準 KSR案

專利制度的本質是以公開換取保護，而“創(chuàng)造性”則是這道保護門檻的高度調(diào)節(jié)閥。盡管中國、歐洲和美國的專利法均將“創(chuàng)造性”確立為授予專利權的核心要件，旨在過濾掉那些對本領域技術人員而言顯而易見的改進，但其評價方法和考量因素卻各具特色，在實踐中形成了“和而不同”的審查景觀[1]。對此，本文將具體分析中國、歐洲和美國這三地在專利創(chuàng)造性判斷標準上的異同，為創(chuàng)新者和知識產(chǎn)權從業(yè)者提供參考。

一、中國、歐洲和美國關于創(chuàng)造性的基本概念與法律基礎

中國專利法第22條規(guī)定，“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步”。對于“突出的實質性特點”和“顯著的進步”，《專利審查指南2023》第二部分第四章2.2節(jié)和2.3節(jié)進一步規(guī)定，“發(fā)明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的”，以及“發(fā)明有顯著的進步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果”。

《歐洲專利局審查指南2022》G部分第VII章規(guī)定：“如果考慮到現(xiàn)有技術狀況，一項發(fā)明對于本領域技術人員來說是非顯而易見的，則該發(fā)明具有創(chuàng)造性”[2]。

美國專利法35 U.S.C. § 103規(guī)定：即使請求保護的發(fā)明未如102條的規(guī)定被完全相同得公開，但是如果請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術之間的差異使該請求保護的發(fā)明作為一個整體，且在其有效申請日之前，對于請求保護的發(fā)明所屬領域的普通技術人員來說是顯而易見的，則該請求保護的發(fā)明不可以獲得專利。專利性不應當被發(fā)明人作出的方式而否定。[3]

二、中國、歐洲和美國關于創(chuàng)造性判斷方法的框架比較

（一）中國的“三步法”

《專利審查指南2023》第二部分第四章3.2.1.1節(jié)規(guī)定，判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

（二）歐洲的問題解決法（problem-solution approach）

《歐洲專利局審查指南2022》G部分第VII章第5節(jié)規(guī)定，為了以客觀和可預期的方式評價創(chuàng)造性，采用所稱謂的“問題解決法”。在問題解決法中，有三個主要的階段：

（1）確定“最接近的現(xiàn)有技術”；

（2）確定要解決的“客觀技術問題”；

（3）從最接近的現(xiàn)有技術和客觀技術問題出發(fā)，考慮要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見。

（三）美國對創(chuàng)造性評價標準的演變

1. Graham標準

1966年，在Graham v. John Deere Co.一案中，美國最高法院審理該案件適用了美國專利法103條的規(guī)定，制定了Graham標準，其具體內(nèi)容如下：

（1）確定現(xiàn)有技術的范圍和內(nèi)容；

（2）查明請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術之間的差異；

（3）確定本領域技術人員的水平；

（4）評估輔助性考慮因素，可能包括商業(yè)成功、長期存在但尚未解決的需求、其他人的失敗，以及預料不到的結果。

2. “教導-啟示-動機”（TSM）標準[4,5]

此后，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）則提出：對于要素組合發(fā)明而言，只有當現(xiàn)有技術、發(fā)明要解決的技術問題本身或本領域普通技術人員具備的技術常識存在將已知要素相互組合的教導（teaching）、啟示（suggestion）或動機（motivation）時，才認定為顯而易見。該標準是對之前專利創(chuàng)造性審查標準的改進，促進了專利創(chuàng)造性審查標準的統(tǒng)一化，使得顯而易見性判斷標準更客觀、更明確、更具操作性。

3. KSR案對顯而易見性評價的調(diào)整

最高法院在KSR案中重申了由Graham v. John Deere Co.案提出的確定顯而易見性的框架，但指出聯(lián)邦巡回上訴法院的錯誤在于，應用TSM標準過于僵化和呆板。具體來說，最高法院指出，聯(lián)邦巡回上訴法院在四個方面犯了錯誤：（1）認為“法院和專利審查員應該只看專利權人試圖解決的問題”；（2）假設“本領域技術人員試圖解決一個問題時，只會受到旨在解決同樣問題的現(xiàn)有技術中的那些要素的引導”；（3）認為“不能僅僅因為那些要素的組合是‘顯而易見可以嘗試的’，就證明專利的權利要求是顯而易見的”；（4）過分強調(diào)“法院和專利審查員陷入事后諸葛亮的困境”，結果采用了“僵化的防范規(guī)則而拒絕調(diào)查者援引公知常識”。在KSR案中最高法院指出，支持35 U.S.C. 103拒絕意見的分析應該是明確的，并提出了可支持顯而易見性結論的典型理由包括：

（A）根據(jù)已知方法結合現(xiàn)有技術要素以產(chǎn)生可預測的結果；

（B）簡單地用已知要素替代另一種要素，以取得可預測的結果；

（C）利用已知技術以同樣方式改進類似的設備（方法或產(chǎn)品）；

（D）將已知技術應用于準備改進的已知設備（方法或產(chǎn)品），以產(chǎn)生可預測的結果；

（E）“明顯可以嘗試”-從數(shù)量有限的確定的、可預測的解決方案中進行選擇，并能合理地預期其成功；

（F）基于設計動機或其他市場因素，在一個領域中的已知工作可以促使對其作出改變，以用于相同的領域或不同的領域，前提是這種改變對于本領域普通技術人員來說是可預測的；

（G）現(xiàn)有技術中的一些教導、啟示或動機，會導致本領域普通技術人員改造現(xiàn)有技術對比文件，或將現(xiàn)有技術對比文件的教導結合起來，從而實現(xiàn)請求保護的發(fā)明。

三、中國、歐洲和美國在創(chuàng)造性評價中的比較

（一）中國“三步法”在確定實際解決的技術問題中的分析

從分析三個國家或地區(qū)判斷創(chuàng)造性所采用的方法來看，我國專利創(chuàng)造性的判斷方法基本采用了歐洲專利局的“問題解決法”判斷標準，并將其演化為“三步法”。在第二步“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題”中，需要特別注意以下兩點：

1. 在審查中應當客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發(fā)明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現(xiàn)有技術進行改進的技術任務。

2. 對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術效果。具體來說，強調(diào)了需整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術效果，發(fā)明要保護的技術方案是由多個技術特征有機組合的整體概念，并非簡單的技術特征的拼湊，對于技術方案中的每個技術特征都不能簡單地割裂出來簡單進行考慮，如果僅僅簡單地將權利要求與最接近的現(xiàn)有技術進行對比，依據(jù)二者的區(qū)別特征來認定“技術問題”，那么此時認定的“技術問題”僅僅是由這些區(qū)別特征組合而成的所謂“技術方案”存在的技術問題，而非該最接近的現(xiàn)有技術的整體技術方案客觀存在的技術問題[6]。

為了更好地理解“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題”在中國專利審查實踐中的應用，現(xiàn)通過如下兩個案例來進一步分析。

案例一

在一件關于“一種發(fā)光部件”的發(fā)明專利中，審查員指出，權利要求1與對比文件1的區(qū)別技術特征包括：（1）對比文件1未公開第二層的霧度；和（2）權利要求1限定了固體聚合物的玻璃化轉變溫度Tg?；趨^(qū)別技術特征確定“權利要求1實際解決的技術問題在于提供一種具有較高亮度和更穩(wěn)定的發(fā)光部件”。申請人認為，審查員沒有認識到兩個區(qū)別技術特征之間的內(nèi)在關系，進而非常上位地概括了本申請實際解決的技術問題。事實上，本發(fā)明要求保護的Tg和本發(fā)明要求保護的霧度作為一個整體起作用，進而來實現(xiàn)本發(fā)明的優(yōu)越技術效果，即在顯示裝置的運行壽命期間具有穩(wěn)定的色坐標和穩(wěn)定的白點，該技術效果通過四個參數(shù)的變化來表征，其中變化越小表明性能越好。正如實施例所示，如果只有Tg滿足本發(fā)明要求而霧度落入本發(fā)明范圍之外，或者如果只有霧度滿足本發(fā)明要求而Tg落入本發(fā)明范圍之外，四個參數(shù)的變化會變得很大，進而不能達到“在顯示裝置的運行壽命期間具有穩(wěn)定的色坐標和穩(wěn)定的白點”的技術效果，因此第二層中固體聚合物的Tg與第二層的霧度對本發(fā)明的技術效果具有協(xié)同作用，由此確定本發(fā)明與對比文件1的區(qū)別特征是二者的結合。此外，其他對比文件并未給出區(qū)別技術特征（1）和（2）的結合可以帶來上述技術效果的技術啟示，因此所屬領域技術人員不能顯而易見地得到本申請。最終，審查員采納了申請人的答辯意見并且該發(fā)明獲得了專利權。

案例二

在專利號為201080063366.3的無效決定中，涉及一種防水膜。無效請求人與專利權人的爭議焦點是，證據(jù)1是否公開了“反射性的無機粒子的平均直徑近似等于或大于壓敏粘合劑層的平均厚度”以及“防水膜不包括可剝離的防粘層”的技術特征。無效決定認為，首先本專利說明書明確記載了該膜不具有可剝離的防粘層，且實施例1中測試了防水膜的剝離粘結力在平均粒徑大于壓敏粘合劑層厚度的樣本中抗粘連性極好，而只有在抗粘連性好的情況下，防水膜才可以不包括可剝離防粘層，即本專利中關于顆粒粒徑和壓敏粘合劑層厚度之間的大小關系的限定實質上是實現(xiàn)防水膜不包括可剝離防粘層的技術手段之一。因此在確認防水膜不包括可剝離的防粘層是否構成區(qū)別特征時，需要同時考慮反射性無機粒子粒徑和壓敏粘合劑層厚度之間的大小關系特征，即這兩個特征之間密切關聯(lián)、不可分割。其次，證據(jù)1中沒有關于防水膜是否包括可剝離的防粘層的文字記載，也沒有防水膜可剝離實驗的相關實驗數(shù)據(jù)予以說明。此外，證據(jù)1中雖然公開了涂覆顆粒的粒徑與膠粘劑層厚度的相關數(shù)據(jù)，但通過換算可知，證據(jù)1中顆粒粒徑是小于膠粘劑層厚度的。再次，結合涉案專利說明書的記載和本領域公知常識可知，防水膜不包括可剝離的防粘層會導致抗粘連性較差，也就是說防水膜必然具備可剝離的防粘層才能在應用前方便儲存或運輸。通過上述分析可知，證據(jù)1從整體上沒有公開涉案專利中所述的“反射性無機粒子的平均粒徑近似等于或大于壓敏粘合劑層的平均厚度”以及“防水膜不包括可剝離的防粘層”二者結合的特征。

綜上所述，在評價創(chuàng)造性時，需要充分考慮特征之間的關聯(lián)性。如果某個特征和其他特征一起才能實現(xiàn)其在發(fā)明技術方案中的功能和作用，并獲得相應的技術效果，即這兩個或多個特征是密切關聯(lián)、不可分割的，那么，需要將這些特征作為一個整體去認定區(qū)別特征，進而，基于區(qū)別技術特征的整體確定發(fā)明實際解決的技術問題并認定現(xiàn)有技術是否給出技術啟示。在確定特征之間的關聯(lián)性時，要立足于說明書中對于特征及其功能和作用的記載，并且結合說明書中實施例等內(nèi)容所能證明的技術效果，根據(jù)本領域技術人員掌握的技術知識和能力，客觀分析技術特征之間的相互關系[7]。

（二）歐洲“問題解決法”在確定要解決的“客觀技術問題”中的分析

歐洲和中國專利審查指南均提及到了由于后續(xù)審查過程中引用的現(xiàn)有技術與申請人在提交申請時實際了解的現(xiàn)有技術的不同而導致需要重新確定技術問題的情況。對此，歐洲專利審查指南進行了更加詳細的規(guī)定：

1. 重新確定可能會導致客觀技術問題沒有原始申請文件設想的那么宏大。這種情況的一個例子可能會是，原始表述的問題是提供表現(xiàn)出某種改進的產(chǎn)品、工藝或方法，但沒有證據(jù)表明要求保護的主題比檢索中發(fā)現(xiàn)的最接近的現(xiàn)有技術有所改進；相反地，只有關于更不相關的現(xiàn)有技術改進的證據(jù)（或者可能根本沒有）。在這種情況下，問題必須被重新確定為提供一種替代產(chǎn)品、工藝或方法。因此要求保護的技術方案對于所述重新確定的問題的顯而易見性，必須依據(jù)所引用的現(xiàn)有技術來評價。

2. 這種技術問題能夠在多大程度上重新確定，必須根據(jù)每個特定案件的案情進行評估。原則上，發(fā)明產(chǎn)生的任何效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要所述效果可以從原始提交的申請中得到。也可以根據(jù)申請人隨后在審查程序期間提交的新效果確定技術問題，條件是本領域技術人員能夠認識到這些效果是在最初提出的技術問題中所隱含的或與之相關的。

為了更好的理解“重新確定的客觀技術問題”，現(xiàn)通過歐洲審查實踐中的一個經(jīng)典案例來進行詳細分析。并以該案例為基礎，擴充性地分析歐洲“問題解決法的具體應用”、以及關于補充實驗數(shù)據(jù)提供的啟示。

案例

具體分析案例T0035/04[9]，涉案專利的權利要求1保護“用于對紙表面施膠的方法，其特征在于，將降解的馬鈴薯支鏈淀粉的水溶液施加至所述紙，然后干燥經(jīng)施膠的紙”。在異議部門作出專利無效的不利決定后，專利權人提交了一份2004年的實驗報告，試圖通過證明本申請與最接近的現(xiàn)有技術（E1）相比具有意料不到的技術效果來證明其創(chuàng)造性；同時提交了輔助請求（auxiliary request）進一步縮小專利保護范圍，即通過將權利要求1進一步限定為“從轉基因馬鈴薯塊莖中分離出的淀粉粒料，其支鏈淀粉含量>95%”來進一步與現(xiàn)有技術進行區(qū)分。上訴方認為該實驗報告的數(shù)據(jù)表明使用特定的“天然馬鈴薯支鏈淀粉（native-APS）”進行表面施膠，所生產(chǎn)出的紙張性能顯著優(yōu)于使用天然馬鈴薯淀粉、蠟質玉米淀粉或經(jīng)分餾的馬鈴薯支鏈淀粉（fractionated-APS）的效果。

首先，上訴委員會解釋了馬鈴薯支鏈淀粉（APS）的定義，即任何支鏈淀粉含量高于天然馬鈴薯淀粉（native-PS）的馬鈴薯淀粉，都可以被稱為APS，因此APS包括經(jīng)分餾的APS和從轉基因馬鈴薯中直接獲得的天然APS。其次，專利權人聲稱本申請要解決的技術問題是提供“改進的強度”，然而專利權人提交的2004年的實驗報告數(shù)據(jù)顯示，使用經(jīng)分餾的APS生產(chǎn)的紙張，其干抗拉毛強度（IGT dry pick resistance）甚至比使用普通天然馬鈴薯淀粉還要差。因此，上訴委員會認為相對于E1，專利權人所聲稱的“提供改進的強度”這一技術問題并未得到解決，進而基于證據(jù)將需要解決的技術問題重新定義為“提供另一種表面施膠方法”，即僅僅是提供一個E1的替代方案，而不是一個更好的方案。

接下來，需要解決的核心問題是對于一個想要尋找E1方法替代方案的本領域技術人員來說，使用“經(jīng)分餾的APS”是否顯而易見？上訴委員會認為這是顯而易見的。E1公開了多種不同的淀粉（如玉米淀粉、木薯淀粉、蠟質玉米淀粉等），并暗示它們都適用于表面施膠。這教導本領域技術人員，任何與公開的淀粉類似的產(chǎn)品，基本上都可用于表面施膠。經(jīng)分餾的APS是一種常規(guī)產(chǎn)品，它與E1中公開的天然馬鈴薯淀粉來源相同，其成分又與E1公開的蠟質玉米淀粉相似（都是幾乎不含直鏈淀粉的“蠟質”淀粉）。盡管現(xiàn)有技術（如教科書E2）中存在一種技術偏見，認為不含直鏈淀粉的淀粉的施膠效率較低，但是E1已經(jīng)明確公開了“蠟質玉米淀粉”。這意味著，盡管效率可能較低，但使用這類不含直鏈淀粉進行表面施膠得到的紙張仍然是“可接受的”。因此，本領域技術人員在尋找替代方案時，不會有障礙去嘗試另一種無直鏈淀粉。

最終，上訴委員會認為將經(jīng)分餾的APS作為E1中其他淀粉的替代品，不需要發(fā)明創(chuàng)造能力，因此該解決方案是顯而易見的。

相比之下，對于輔助請求的權項，上訴委員會則認可了其創(chuàng)造性。由于輔助請求的權利要求1進一步限定為從轉基因馬鈴薯中直接獲得的天然APS，則經(jīng)分餾的APS不再在本申請的保護范圍內(nèi)。從2004年實驗報告的數(shù)據(jù)可知，天然APS與E1中明確提到的蠟質玉米淀粉和天然馬鈴薯淀粉相比效果更優(yōu)，也就是說，與E1中明確提到的蠟質玉米淀粉和天然馬鈴薯淀粉相比，使用天然APS確實能生產(chǎn)出強度更高的紙張。因此，上訴委員會將技術問題重新確定為提供一種能生產(chǎn)出具有更優(yōu)強度的表面施膠紙的方法。

接下來，需要解決的核心問題是本領域技術人員在閱讀了對比文件E1和E4后，是否有動機用“天然APS”去替換E1中的淀粉，以期望獲得強度更高的紙張。上訴委員會認為答案是否定的。首先E4和其他文件雖然提到了天然APS是造紙業(yè)中日益重要的原料，但完全沒有提到它可以用于表面施膠，更不用說暗示它能產(chǎn)生更優(yōu)的強度了。其次教科書E2中明確存在一個普遍接受的技術偏見，即不含直鏈淀粉的“蠟質”淀粉（即純支鏈淀粉）的施膠效率較低，其效果不如含直鏈淀粉的普通淀粉。在該技術偏見的教導下，本領域技術人員會預期，任何純支鏈淀粉（包括天然APS）都不可能提供優(yōu)于傳統(tǒng)淀粉的紙張強度，進而沒有動機用“天然APS”去替換E1中的淀粉。此外，2004年的實驗報告的數(shù)據(jù)中的一部分印證了該技術偏見，即其他純支鏈淀粉（例如蠟質玉米淀粉和經(jīng)分餾的APS）的效果確實比天然PS差。但唯獨天然APS是一個例外，它出乎意料地打破了這一技術偏見。

最終，上訴委員會認為本領域技術人員不會期望用天然APS來獲得更優(yōu)的強度，而是會基于E2中的技術偏見，預期本申請不能解決技術問題。因此，將天然APS用于表面施膠以獲得更優(yōu)強度是非顯而易見的。

關于補充實驗數(shù)據(jù)

歐洲專利局的《專利審查指南》規(guī)定，審查員為評價創(chuàng)造性而考慮的相關意見陳述和證據(jù)既可以來自原始提交的專利申請，也可以由申請人在后續(xù)程序中提交。然而，只要涉及支持創(chuàng)造性的新效果就必須謹慎。只有當這些新效果由原始提交的申請中最初提出的技術問題所暗示或至少與最初提出的技術問題相關時才能被考慮?？梢姡瑲W洲專利局允許接受申請日后的實驗數(shù)據(jù)，而關于實驗數(shù)據(jù)也并非僅僅能證明原始申請文件記載的效果，對于申請文件中隱含或者與最初的問題相關的效果都能夠采用提交的實驗數(shù)據(jù)進行證明[10]。

對于上述案例中上訴人提交的2004年的實驗報告，上訴委員會在審查輔助請求的權項時，認可了這份實驗報告。該發(fā)明原始提交的說明書記載，“已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從一些馬鈴薯塊莖中分離的降解的馬鈴薯支鏈淀粉顆粒非常適合用作紙張的表面施膠劑。關于紙的強度改進（表面強度；破裂強度；拉伸強度），降解的馬鈴薯支鏈淀粉衍生物與基于其他類型的淀粉的相應衍生物相比給出了等效或更好的結果。本發(fā)明因而涉及一種用于表面施膠的紙的方法，其中從轉基因馬鈴薯植物獲得的馬鈴薯塊莖中分離出的馬鈴薯支鏈淀粉顆粒（天然ASP）被降解，所述淀粉顆粒包含基于干物質按重量計大于95%的支鏈淀粉，并且其中將降解的馬鈴薯支鏈淀粉的水溶液施用到該紙上，隨后干燥施膠的紙”。從上可知，原始提交的說明書中提及到了“天然APS”的上位概念“降解的馬鈴薯支鏈淀粉衍生物”與其它類型的淀粉衍生物相比具有相當或更好的技術效果，而補充的實驗數(shù)據(jù)所證明的新效果由原始提交的申請中最初提出的技術問題所暗示或至少與最初提出的技術問題相關，因此，上訴委員會考慮了這份報告中的實驗數(shù)據(jù)。

相比之下，關于補充實驗數(shù)據(jù)，中國《專利審查指南2023》規(guī)定，“對于申請日之后申請人補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應當予以審查。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。也就是說，中國的審查實踐要求在發(fā)明完成時申請人應已經(jīng)意識到補充的實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術效果。因此，從規(guī)定來看，中國的采信標準較歐洲的更為嚴格。

（三）美國Graham標準關于“請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術之間的差異”的分析

與中國和歐洲地區(qū)所采用的判斷標準不同，美國采用的判例法多了些經(jīng)驗性判斷，少了些邏輯性判斷，其不采用確定發(fā)明“實際解決的技術問題”或確定發(fā)明要解決的“客觀技術問題”的評判思路，而是更強調(diào)從現(xiàn)有技術整體中尋找結合啟示[8]。具體來說，在進行Graham標準第二點“查明請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術之間的差異”時，要求將本發(fā)明和現(xiàn)有技術對比文件都作為一個整體來考慮。

1. 發(fā)現(xiàn)問題的根源/原因是“作為一個整體”調(diào)查的一部分

一件可專利的發(fā)明在于它發(fā)現(xiàn)了問題的根源，盡管一旦確定了問題根源，補救辦法可能是顯而易見的。換句話說，一個發(fā)明是否可以獲得專利，關鍵在于其整體的創(chuàng)造性，而不僅僅是最終的解決方案。發(fā)現(xiàn)一個長期存在但未被識別的問題的根源，本身就可能是一項重大的、非顯而易見的貢獻，即使解決問題的方法在知道根源后顯得很簡單。例如在In re Sponnoble 案[11]中，權利要求涉及一種多隔室混合瓶，其中將中心密封塞置于兩個隔室之間，用于將含液體隔室與含固體隔室暫時隔離。行業(yè)長期面臨一個難題，水分會從液體隔室滲透到固體隔室，導致藥品變質。在發(fā)明人之前，整個行業(yè)都認為水分是從橡膠塞和玻璃瓶壁之間的微小縫隙滲入的。因此，他們一直在努力改進塞子的形狀、增加壓力、加長接觸面，但都未能成功解決問題。發(fā)明人經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)水分滲透的主要途徑其實是直接“穿過”天然橡膠塞的材料本身，而不是塞子與瓶壁的縫隙?；谶@個新發(fā)現(xiàn)，發(fā)明人提出了解決方案：使用丁基橡膠（而不是天然橡膠）來制作塞子，因為丁基橡膠對水分的滲透性遠低于天然橡膠，并在塞子表面涂上硅涂層以便于滑動。法院指出，現(xiàn)有技術要么沒提到水分問題，要么也只提到從“縫隙”滲水。沒有任何文獻教導“水分會穿過塞子材料本身”這個關鍵問題。雖然有一個對比文件（Jensen）提到丁基橡膠防蒸汽，但它的結構依賴于丁基橡膠的高摩擦力（產(chǎn)生滾動密封），而本案發(fā)明需要塞子能順暢滑動，如果用Jensen的丁基橡膠，發(fā)明人的藥瓶將無法工作。另一個對比文件（Lockhart）的塞子設計依賴于天然橡膠的彈性和可壓縮性，如果換成更硬、彈性更差的丁基橡膠，這個設計將很難安裝或根本無法正常工作。因此，將這些現(xiàn)有技術組合起來，不僅不會自然地導向本發(fā)明的方案，反而會產(chǎn)生一個看起來無法工作的、沒有用的組合。該判決書強調(diào)了“創(chuàng)造性不僅體現(xiàn)在“怎么做”的解決方案上，也體現(xiàn)在“是什么”和“為什么”的問題發(fā)現(xiàn)和定義上。

基于對上述實際案例的分析，可以再設想如下情形，一家工廠的機器總是莫名振動，導致產(chǎn)品質量不合格。在嘗試了常規(guī)方法或顯而易見的方法，例如擰緊所有螺絲、更換磨損的軸承、給機器加裝減震墊等后，問題依然存在。一位發(fā)明人經(jīng)過深入研究，發(fā)現(xiàn)振動的根源并不是機器本身，而是廠房地板下的一段空心管道，機器運行的頻率恰好與管道的共振頻率相同，引發(fā)了共振。一旦知道了根源，解決方案就變得非常“顯而易見”，即用混凝土填滿那段空心管道。如果孤立地看這個方案，它可能會顯得極其簡單，甚至微不足道，進而無法獲得專利權，但是發(fā)現(xiàn)“空心管道是共振根源”這一過程，需要洞察力、創(chuàng)造性的研究和實驗，并非本領域技術人員能夠輕易想到的。因此，將“發(fā)現(xiàn)根源”和“解決方案”作為一個“整體主題”來看，這項發(fā)明就滿足了非顯而易見性的要求。

2. 必須全面考慮現(xiàn)有技術，包括與權利要求教導相悖的公開內(nèi)容

必須完整考慮現(xiàn)有技術對比文件，即作為一個整體，包括將導致遠離請求保護的發(fā)明部分。也就是說，在判斷一項發(fā)明是否具有“創(chuàng)造性”時，不能像“事后諸葛亮”一樣，只從現(xiàn)有技術中挑選出那些看起來能組合在一起得到該發(fā)明的部分；而是必須將每一份現(xiàn)有技術文獻作為一個整體來審視，包括其中那些教導本領域技術人員遠離本發(fā)明解決方案的內(nèi)容。例如， W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc. 案[12]中，權利要求3涉及一種用于生產(chǎn)四氟乙烯的聚合物的多孔制品的方法，所述方法包括在除去潤滑劑之后，通過以約100%每秒的速率拉伸所述未燒結的、成形制品并將所述成形制品保持在約35℃和所述四氟乙烯聚合物在所述拉伸過程中的結晶熔點之間的溫度，使基本上由通過糊料形成擠出技術制備的高度結晶的聚（四氟乙烯）（PTFE）組成的成形制品膨脹。地區(qū)法院認為該項權利要求無效，而聯(lián)邦巡回上訴法院撤銷無效的決定，并指出地區(qū)法院在適用35 U.S.C. § 103時犯了多個法律錯誤：忽視PTFE的獨特性，本發(fā)明清楚表明PTFE的行為與常規(guī)熱塑性塑料截然不同，其反應是不可預測的；未整體考慮權利要求和現(xiàn)有技術，沒有將每個權利要求作為一個整體來評估，也沒有完整地評估現(xiàn)有技術文獻，忽略了那些與發(fā)明相悖、“教導遠離”本發(fā)明的內(nèi)容；“事后諸葛亮”偏見，地區(qū)法院在已知發(fā)明內(nèi)容后，從多篇文獻中挑選出孤立的部分，拼湊出該發(fā)明。具體來說，現(xiàn)有技術中沒有任何文獻教導以如此高的速率拉伸高結晶度未燒結PTFE。相反，現(xiàn)有技術（如Dogliotti、Yelland等）教導對于類似材料應慢速拉伸。Markwood等專利雖然教導快速拉伸，但針對的是常規(guī)塑料（如聚丙烯），并且教導需要降低結晶度，這與本發(fā)明要求的“高結晶度”直接相反。因此，將Markwood的快速拉伸應用于PTFE并保持高結晶度，并非顯而易見的。

3. 請求保護的發(fā)明必須作為一個整體考慮

在判斷現(xiàn)有技術與權利要求之間差異時，35 U.S.C. 103的問題不是這些差異本身是否是顯而易見，而是請求保護的發(fā)明作為一個整體是否是顯而易見。例如，權利要求涉及一種振動試驗機（一種硬軸承車輪平衡器），其包括一保持結構、一底座結構和一支承裝置，它們形成“單一整體和無間隙的連續(xù)件”。在Carl Schenck, A.G. v. Nortron Corporation案[14]中，被告Nortron公司爭辯該發(fā)明只是通過四個螺栓部件而形成整體，而法院認為這是不恰當?shù)貙⒔裹c限制在與現(xiàn)有技術的結構差異上，并沒有將本發(fā)明作為一個整體來考慮，因為現(xiàn)有技術認為需要一種抑制共振的機制，而發(fā)明人通過單體式無間隙支撐結構，進而消除了抑制共振的需要。由于本申請與本領域的理解和期望相反，因此實現(xiàn)本申請的結構對本領域技術人員來說是非顯而易見的[3]。

4. 將發(fā)明提煉為發(fā)明的“要點”或“主旨”，忽略了將主題“作為一個整體”進行分析的要求

在Bausch & Lomb v. Barnes -Hind/ Hydrocurve,Inc.案[13]中，聯(lián)邦巡回法院撤銷了地區(qū)法院認為該權利要求無效的判決，認為地區(qū)法院只關注“用激光束蒸發(fā)材料，形成具有光滑圓形邊緣的無脊凹坑的構思”，但“忽視了產(chǎn)品是由透明交聯(lián)聚合物構成的眼科鏡片，以及激光標記被未固化聚合物的光滑表面包圍的明確限定”。具體來說，地方法院認為現(xiàn)有技術Caddell專利已經(jīng)披露了用激光蒸發(fā)材料形成無脊凹陷的構思。但事實上，地區(qū)法院只是斷章取義的從Caddell說明書中孤立地抽取了一句話，“實現(xiàn)這一點的一種方式是使用強度足夠高的激光束來蒸發(fā)板材材料而不熔化它”。當閱讀完Caddell的整個段落后，理解就會變得完全不同。Caddell確實提到了高能激光作為一種“可能”的方式，但緊接著就指出了這種方法的諸多缺點。Caddell真正的發(fā)明構思是提出使用一類特殊聚合物來形成無脊凹陷。它提到激光方法是為了作為一個“稻草人（strawman）”，通過展示其缺點來突出該發(fā)明的優(yōu)點。更重要的是，Caddell在實驗中比較了其特殊聚合物和與本案專利類似的材料（如Lucite），發(fā)現(xiàn)只有該特殊聚合物材能形成無脊凹陷，而類似本案的材料則會形成脊。Caddell專利實際上是在教導本領域技術人員不要用激光來處理像本案專利這樣的材料。綜上可知，地區(qū)法院錯誤地將本案發(fā)明提煉為“用激光束蒸發(fā)材料，形成具有光滑圓形邊緣的無脊凹坑”的主旨，而忽略了也應作為整體來考慮的其他限制條件，如本案的材料。同時地方法院犯了“事后諸葛亮”的錯誤，它是在看到了本案的發(fā)明之后，才回頭從Caddell中挑出一句話，并賦予其原本不具備的重要性，這是一種扭曲的事后分析。

以上四點分別論述了在美國審查實踐中如何具體地將本發(fā)明和現(xiàn)有技術對比文件都作為一個整體來考慮。雖然在中國和歐洲的審查指南中也有所涉及，但并未如此詳細分條論述，同時上述的判例也為中國和歐洲的審查提供了案例指導，具有很重要的借鑒意義。

四、思考與啟示

（一） 對中國企業(yè)海外專利布局的啟示

1. 針對歐洲市場

歐洲專利法在評價創(chuàng)造性時，強調(diào)“客觀技術問題”，致力于通過標準化的“問題解決法”減少主觀判斷，提升法律確定性和可預測性，這與歐洲大陸的法系傳統(tǒng)一脈相承。因此，針對歐洲市場，專利申請文件要聚焦技術問題，清晰、逐步地推導并定義發(fā)明解決的“客觀技術問題”，確保說明書支持該問題，且權利要求的解決方案能直接解決它。在答復審查意見時，嚴格遵循“問題解決法”，逐一論證從“最接近現(xiàn)有技術”出發(fā)，是否存在解決所述技術問題的技術啟示。

2. 針對美國市場

相比之下美國評判標準更加靈活，更側重于突出技術方案本身的非顯而易見性，更強調(diào)從現(xiàn)有技術整體中尋找結合啟示，同時更加傾向“實用主義”并善于利用商業(yè)成功等輔助證據(jù)，為顛覆性創(chuàng)新和跨領域技術結合留下了更多的空間。因此，針對美國市場，在確定“保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術之間的差異”時，要求將本發(fā)明和現(xiàn)有技術對比文件都作為一個整體來考慮，關注修改的動機和成功的合理預期，不單純依賴技術效果。同時可以更積極地提供證明商業(yè)成功的證據(jù)等，作為論證非顯而易見性的輔助手段。

（二） 對外國企業(yè)來華專利申請的啟示

中國的創(chuàng)造性審查標準，尤其是對于發(fā)明專利，在實踐中可能比歐洲專利局或美國專利局更為嚴格和具體。在撰寫說明書時，不僅要描述“是什么”，更要著重強調(diào)“為什么”和“效果如何”。即，明確指出本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比的實際解決的技術問題、解決該問題所采用的技術手段、以及所帶來的預料不到的技術效果。同時在補交實驗數(shù)據(jù)的方面，中國的審查實踐也更為嚴格，因此，在原始提交的說明書中盡量充分記載實驗數(shù)據(jù)、對比實施例，以證明發(fā)明的技術效果，尤其是在化學、醫(yī)藥和材料領域。

總之，三個法域的專利制度在創(chuàng)造性判斷上相互影響、相互借鑒。中國通過不斷修訂《專利審查指南》，吸收歐美的有益經(jīng)驗。歐洲專利局的“問題解決法”的架構設計科學合理，具有良好的普適性和可操作性。美國的Graham標準、TSM標準以及KSR案則為判斷非顯而易見性提供了多維度思考。研究和比較中國、歐洲和美國的創(chuàng)造性審查標準，不僅有助于專利申請人和代理師制定更具前瞻性和針對性的全球知識產(chǎn)權布局策略，提升專利授權率，更能為立法和審查實踐提供參考，推動我國專利制度在激勵創(chuàng)新與公共利益之間實現(xiàn)最佳平衡，最終服務于建設創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標。未來，隨著科技的不斷發(fā)展和創(chuàng)新形式的多樣化，中國、歐洲和美國的專利創(chuàng)造性判斷標準還將繼續(xù)演進和完善，更好地服務于全球創(chuàng)新成果的保護和利用。

參考文獻（上下滑動查看）

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[9] https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t040035eu1.

[10]劉鵬.補充實驗數(shù)據(jù)在創(chuàng)造性判斷中的影響[J].工程管理與技術，2017,28,191-192。

[11] https://www.courtlistener.com/opinion/6927615/in-re-sponnoble/.

[12] https://www.courtlistener.com/opinion/427627/wl-gore-associates-inc-appellantcross-appellee-v-garlock-inc/.

[13] https://www.courtlistener.com/opinion/473775/bausch-lomb-inc-v-barnes-hindhydrocurve-inc-and-barnes-hind/.

[14] https://www.courtlistener.com/opinion/422185/carl-schenck-ag-v-nortron-corporation/.

聯(lián)系作者

李丹

中國貿(mào)促會專利商標事務所

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