案例分析

(2021)皖民終325號(hào)

(2021)最高法民申6519號(hào)

一、相關(guān)主體

01

上訴人(原審被告)：杭州某某科技有限公司

02

被上訴人(原審原告)：合肥某某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

二、基本案情

合肥某某公司經(jīng)程某某獨(dú)占許可，取得 “某某工具” 軟件的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，程某某 2018 年 10 月開發(fā)完成該軟件并獲軟著權(quán)，合肥某某公司 2019 年 3 月成立后，通過 QQ 客戶群（覆蓋 2 萬余人）、百度及 360 平臺(tái)推廣、官網(wǎng)銷售等方式運(yùn)營該軟件，至 2020 年 6 月交易額達(dá) 1600 余萬元，相關(guān)教程瀏覽量較高，軟件在同類產(chǎn)品搜索量中居前。

杭州某某公司 2017 年 10 月開發(fā)同名軟件并獲軟著權(quán)，2019 年 2 月通過百度平臺(tái)推廣含 “某某工具” 的關(guān)鍵詞，2019 年 4 月申請(qǐng)?jiān)撋虡?biāo)，后國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以合肥某某公司證據(jù)不足為由準(zhǔn)予該商標(biāo)注冊(cè)。合肥某某公司認(rèn)為杭州某公司的使用行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭，訴請(qǐng)其停止相關(guān)宣傳、賠償經(jīng)濟(jì)損失 60 萬元及維權(quán)合理費(fèi)用 5.5 萬元。

本案經(jīng)安徽省合肥市中級(jí)人民法院一審后判決原告勝訴，杭州某某公司不服一審判決上訴，主張一審證據(jù)和事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，自身享有合法商標(biāo)權(quán)，二審由安徽省高級(jí)人民法院審理，二審采信部分證據(jù)并維持一審認(rèn)定的事實(shí)，合肥某某公司不服，向最高人民法院提起再審申請(qǐng)，被最高人民法院裁定駁回。

三、上訴人（原審被告）稱

01

一審判決認(rèn)定證據(jù)嚴(yán)重錯(cuò)誤。合肥某某公司提交的證據(jù)存在各種瑕疵，一審判決卻未對(duì)此進(jìn)行說理論述。

02

一審判決認(rèn)定事實(shí)嚴(yán)重錯(cuò)誤。合肥某某公司的“某某工具”商品名稱并未形成市場影響力，即使形成一定影響力，“某某工具”作為通用名稱，其之前的使用行為仍屬于正當(dāng)使用,不應(yīng)對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任。

03

杭州某某公司享有“某某工具”商標(biāo)權(quán)，其早已在2019年4月2日申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，本案實(shí)質(zhì)是注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)商標(biāo)間的沖突，未注冊(cè)商標(biāo)并不能禁止注冊(cè)商標(biāo)的使用。尚無未注冊(cè)商標(biāo)限制注冊(cè)商標(biāo)使用的先例，一旦開此先例將使我國商標(biāo)沖突行政解決程序虛置，甚至造成行政解決程序和司法解決程序的沖突。

四、被上訴人（原審原告）稱

01

原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚。“某某工具”在業(yè)內(nèi)形成了一定影響之后，作為同行業(yè)競爭者，杭州某某公司應(yīng)當(dāng)知曉并合理避讓“某某工具”字樣，但卻不正當(dāng)?shù)乩闷溟L期經(jīng)營所累積的市場資源進(jìn)行誘導(dǎo)性的宣傳，使相關(guān)消費(fèi)者造成混淆，已構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

02

杭州某某公司上訴稱在商標(biāo)異議程序中其的證據(jù)與本案一審證據(jù)完全一致，與事實(shí)不符。

03

杭州某某公司的侵權(quán)行為極具惡意，未經(jīng)允許使用其有一定影響的商品名稱，并惡意搶注“某某工具”商標(biāo)，給其造成了巨大損失。

04

基于杭州某某公司的惡意搶注行為，人民法院在認(rèn)定其“某某工具”商品名稱是否有一定影響時(shí)，相較于普通的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件，標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)該更高；且本案不是雙方已注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突，杭州某某公司關(guān)于雙方的爭議可以通過宣告商標(biāo)無效等行政程序解決的上訴理由不能成立。

五、爭議焦點(diǎn)

二審法院認(rèn)為，綜合雙方當(dāng)事人的訴辯意見，本案二審爭議焦點(diǎn)為杭州某某公司是否對(duì)合肥某某公司構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

六、法院推理

二審法院認(rèn)為

根據(jù)反不正當(dāng)競爭法第六條第一項(xiàng)的規(guī)定，經(jīng)營者對(duì)他人有一定影響的商品名稱構(gòu)成不正當(dāng)競爭需同時(shí)滿足三個(gè)條件：一是他人的商品名稱有一定影響，二是經(jīng)營者擅自使用與他人的商品名稱或者近似的標(biāo)識(shí)，三是經(jīng)營者的前述行為足以引人誤認(rèn)為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系。

首先，關(guān)于合肥某某公司的“某某工具”商品名稱是否具有一定影響問題。杭州某某公司在本案二審中提交了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(2021)商標(biāo)異字第000000xxxx號(hào)決定書，決定書載明合肥某某公司提供的證據(jù)不足以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前合肥某某公司將“某某工具”商標(biāo)于“工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)；把有形的數(shù)據(jù)或文件轉(zhuǎn)換成電子媒體；提供互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎”等服務(wù)上在先使用并使之具有一定影響。

在此情況下，需考察國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局準(zhǔn)予注冊(cè)決定書中的“有一定影響”與反不正當(dāng)競爭法第六條中的“有一定影響”含義是否相同，才能對(duì)合肥某某公司的“某某工具”是否為有一定影響的商品名稱作出認(rèn)定。商標(biāo)法為保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)和未注冊(cè)的馳名商標(biāo)提供了法律依據(jù)，反不正當(dāng)競爭法則為保護(hù)其他商業(yè)標(biāo)識(shí)提供了法律依據(jù)，起到補(bǔ)充保護(hù)的作用。商標(biāo)法對(duì)于達(dá)不到馳名的程度但又有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，在第三十二條規(guī)定了保護(hù)在先權(quán)利和禁止行為人惡意搶注原則，在第三十五條第一款規(guī)定了商標(biāo)異議程序，在第四十五條規(guī)定了請(qǐng)求無效宣告程序和行政訴訟程序，但對(duì)于行為人使用他人有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)如何承擔(dān)民事責(zé)任則沒有規(guī)定，因此可以認(rèn)為反不正當(dāng)競爭法第六條第一項(xiàng)為此種情形提供了補(bǔ)充保護(hù)，故商標(biāo)法第三十二條“有一定影響”與反不正當(dāng)競爭法第六條第一項(xiàng)“有一定影響”的含義相同。

本案中，杭州某某公司提交的國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局準(zhǔn)予注冊(cè)決定書可以證明合肥某某公司的“某某工具”在杭州某某公司申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)不是有一定影響的商標(biāo)，相當(dāng)于認(rèn)定合肥某某公司的“某某工具”不是有一定影響的商品名稱，故杭州某某公司此節(jié)上訴理由成立。

其次，關(guān)于杭州某某公司是否擅自使用“某某工具”商品名稱問題。擅自使用系指行為人在無權(quán)使用的情況下，未經(jīng)許可使用他人有一定影響的商品名稱。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出(2021)商標(biāo)異字第000000xxxx號(hào)決定書，以合肥某某公司的證據(jù)不足以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前合肥某某公司將“某某工具”商標(biāo)于相關(guān)服務(wù)上在先使用并使之具有一定影響為由，準(zhǔn)予杭州某某公司第xxxxx號(hào)“某某工具”商標(biāo)注冊(cè)。因此杭州某某公司不存在擅自使用“某某工具”商品名稱問題。綜上，對(duì)于杭州某某公司的上訴請(qǐng)求成立，二審法院予以支持。

再審法院認(rèn)為

針對(duì)被上訴人（原審原告）提起的再審，就合肥某某公司的“某某工具”商品名稱是否具有一定影響問題，最高人民法院認(rèn)為：雖然，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在商標(biāo)異議程序中認(rèn)定合肥某某公司提交的證據(jù)不能證明其對(duì)“某某工具”構(gòu)成在先使用并具有一定影響，但本案系不正當(dāng)競爭糾紛，人民法院可以在案件審理過程中根據(jù)在案證據(jù)進(jìn)行獨(dú)立判斷。

本案中，合肥某某公司提交的支付寶交易流水相關(guān)證據(jù)部分收款賬戶為深圳市某某有限公司，并非合肥某某公司；賬單中的商品雖然顯示為“某某工具”，但不能證明與涉案“某某工具”軟件具有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系�？丛凭W(wǎng)數(shù)據(jù)相關(guān)證據(jù)僅為瀏覽量，不能證明涉案“某某工具”商品名稱是否實(shí)際使用且具有一定影響。在案證據(jù)尚不足以證明合肥某某公司主張的“某某工具”商品名稱構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法第六條規(guī)定的“具有一定影響”的商品名稱。因此合肥某某公司關(guān)于杭州某某公司擅自使用與其相同的“某某工具”商品名稱構(gòu)成不正當(dāng)競爭的再審申請(qǐng)理由不能成立。

七、法院判決

依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定,判決如下:

一、撤銷安徽省合肥市中級(jí)人民法院(2019)皖01民初1714號(hào)民事判決;

二、駁回合肥某某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的訴訟請(qǐng)求。

八、案件啟示

本案二審法院明確商標(biāo)法第三十二條與反不正當(dāng)競爭法第六條第一項(xiàng)中 “有一定影響” 的含義一致，反不正當(dāng)競爭法并非獨(dú)立于商標(biāo)法的保護(hù)路徑，而是對(duì)未達(dá)商標(biāo)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)標(biāo)識(shí)的補(bǔ)充救濟(jì)。二審法院尊重國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)涉案商標(biāo)作出的“不具有一定影響”的行政決定。

最高法進(jìn)一步厘清司法與行政的邊界，認(rèn)為國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局雖然在商標(biāo)異議程序中對(duì)“是否具有一定影響” 作出了認(rèn)定，但是司法審理不正當(dāng)競爭糾紛，仍然可以根據(jù)在案證據(jù)獨(dú)立判斷這一問題，堅(jiān)守司法的獨(dú)立性。

本案為經(jīng)營者提供了明確的合規(guī)競爭指引，平衡了權(quán)利行使邊界。一方面，合法取得的商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)，在無證據(jù)證明商標(biāo)注冊(cè)存在惡意搶注且侵犯在先“有一定影響的商品名稱”的情況下，在后商標(biāo)權(quán)人的使用行為應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成不正當(dāng)競爭，鼓勵(lì)經(jīng)營者通過合法注冊(cè)固化權(quán)利；另一方面，未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人若主張他人構(gòu)成不正當(dāng)競爭，需提交充分證據(jù)證明自身標(biāo)識(shí) “有一定影響”，且該證據(jù)需達(dá)到行政與司法程序均認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，避免權(quán)利濫用。同時(shí)，本案警示經(jīng)營者在使用商業(yè)標(biāo)識(shí)前需充分核查在先權(quán)利，避免因忽視權(quán)利沖突陷入糾紛，引導(dǎo)市場競爭從 “標(biāo)識(shí)爭奪” 轉(zhuǎn)向 “產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量提升”。

判決書全文

再審裁定書全文

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