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權(quán)利人要求保護(hù)的商標(biāo)和被訴侵權(quán)標(biāo)識中均包含同一地理名稱，被訴侵權(quán)人抗辯其被訴行為系對產(chǎn)品產(chǎn)地的描述性使用而不構(gòu)成侵權(quán)，該抗辯是否成立？本案例對此進(jìn)行了詳細(xì)分析。

裁判要旨

權(quán)利人要求保護(hù)的商標(biāo)和被訴侵權(quán)標(biāo)識中均包含同一地理名稱，被訴侵權(quán)人抗辯其被訴行為系對產(chǎn)品產(chǎn)地的描述性使用而不構(gòu)成侵權(quán)。人民法院應(yīng)當(dāng)從被訴侵權(quán)人使用被訴標(biāo)識的場景、方式，權(quán)利人商標(biāo)的知名度，是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)，被訴侵權(quán)人主觀上是否存在攀附商譽的故意等方面綜合考慮，認(rèn)定被訴標(biāo)識是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，被訴行為是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)。

基本案情

上訴人（原審原告）：某窖酒公司。

上訴人（原審被告）：某酒業(yè)公司、某古酒公司、某營銷公司。

被上訴人（原審被告）：某商貿(mào)公司。

貴州省畢節(jié)市金沙縣有曾出產(chǎn)過優(yōu)質(zhì)知名白酒的歷史。某窖酒公司、某酒業(yè)公司、某古酒公司均為住所地在金沙縣的生產(chǎn)、銷售白酒的企業(yè)。某窖酒公司是“金沙”“金沙及圖”“金沙醬酒”三枚商標(biāo)的權(quán)利人。前述商標(biāo)在全國具有較高知名度。其中“金沙及圖”商標(biāo)曾被認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。某酒業(yè)公司等在其生產(chǎn)、銷售的白酒產(chǎn)品上使用了“金沙古醬”“金沙及圖”等被訴標(biāo)識。某窖酒公司認(rèn)為該行為侵害其商標(biāo)權(quán)，遂提起訴訟，請求判令停止侵權(quán)，賠償損失。

某酒業(yè)公司等主要提出以下抗辯理由：“金沙”二字系某窖酒公司與某酒業(yè)公司、某古酒公司共同所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣的行政區(qū)劃名稱，其對“金沙”二字的使用系在地理名稱含義即“第一含義”上的使用，而并非作為商標(biāo)使用，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。

裁判結(jié)果

深圳市中級人民法院一審判決：一、某酒業(yè)公司、某古酒公司、某營銷公司、某商貿(mào)公司立即停止侵害某窖酒公司涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為；二、某酒業(yè)公司、某古酒公司于一審判決生效之日起十日內(nèi)賠償某窖酒公司經(jīng)濟(jì)損失及合理維權(quán)開支合計300萬元；三、某營銷公司于一審判決生效之日起十日內(nèi)賠償某窖酒公司經(jīng)濟(jì)損失50萬元；四、某商貿(mào)公司于一審判決生效之日起十日內(nèi)賠償某窖酒公司經(jīng)濟(jì)損失30萬元；五、駁回某窖酒公司的其他訴訟請求。宣判后，某窖酒公司、某酒業(yè)公司、某古酒公司、某營銷公司提起上訴。

廣東省高級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

案例評析

商業(yè)主體在日常經(jīng)營中使用涉地理名稱商業(yè)標(biāo)識的行為，按照是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)進(jìn)行分類，則可分為兩類：一是合理使用地理名稱的行為，二是侵害商標(biāo)權(quán)行為。如何正確劃分兩者之間的界限，一直是相關(guān)司法實踐中的難題。本案是一起因使用涉地理名稱商標(biāo)引起糾紛的典型案件，其中的法律關(guān)系值得深入探討和研究。

（一）對地理名稱的描述性使用和商標(biāo)性使用之區(qū)分

描述性使用是指經(jīng)營者為提供商品或服務(wù)的基本信息而善意地使用商品通用名稱或自己的名稱、地址、產(chǎn)品原產(chǎn)地等，該行為不構(gòu)成侵犯他人商標(biāo)權(quán)。現(xiàn)行《中華人民共和國商標(biāo)法》（2019年修正，以下簡稱《商標(biāo)法》）在第五十九條第一款對于描述性使用進(jìn)行了規(guī)定，即“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地理名稱，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！?/p>

商標(biāo)性使用，即將商標(biāo)用于商品、包裝、容器、服務(wù)場所以及交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用以識別商品或者服務(wù)來源的行為。判斷被訴行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，一般需要先判斷其是否屬于商標(biāo)性使用?！渡虡?biāo)法》第五十七條對屬于侵權(quán)的商標(biāo)性使用行為作出了規(guī)定。

因在商業(yè)經(jīng)營中使用地理名稱行為而引起的侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中，爭議焦點通常都包括被訴行為屬于描述性使用還是商標(biāo)性使用。如果被訴行為屬于描述性使用，不會構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)；如果屬于商標(biāo)性使用，則有可能構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)。對于該問題，人民法院應(yīng)當(dāng)從以下方面進(jìn)行綜合考慮：被訴侵權(quán)人使用被訴標(biāo)識的場景、方式，被訴標(biāo)識的組成、字體、視覺效果，權(quán)利人商標(biāo)的知名度，被訴侵權(quán)人主觀上是否存在攀附商譽的故意，客觀上是否會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品的來源混淆、誤認(rèn)等。

本案中，各被告抗辯稱，自身使用被訴侵權(quán)標(biāo)識的行為是為了指明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的產(chǎn)地在金沙地區(qū)，故其對于“金沙”的使用行為屬于描述性使用，不屬于商標(biāo)性使用。而實際上，某酒業(yè)公司、某古酒公司在明知某窖酒公司及其注冊商標(biāo)知名度和市場影響力，且在某酒業(yè)公司本身已擁有“金沙古”系列注冊商標(biāo)的情況下，在白酒商品上對其自身的商標(biāo)進(jìn)行弱化處理，并且在商品及其包裝、附隨物的多個顯著位置突出使用與某窖酒公司注冊商標(biāo)標(biāo)識高度近似的標(biāo)識“金沙古醬”，直接指向被訴侵權(quán)商品本身，并非單純地用以指明商品來源于金沙地區(qū)或與金沙地區(qū)有關(guān)，對于相關(guān)公眾而言，前述被訴標(biāo)識已經(jīng)起到了識別商品來源的作用，故屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。

（二）地理名稱屬于公共領(lǐng)域的共有資源，將其作為商標(biāo)使用則顯著性較弱，商標(biāo)權(quán)利人是否可以在特定類別商品上將其作為商標(biāo)進(jìn)行“獨占使用”

地理名稱作為表述某一特定地域的稱謂，是社會公眾的共有資源，且地理名稱商標(biāo)本身顯著性較弱，因此，《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定，“縣級以上行政區(qū)劃的地理名稱或者公眾知曉的外國地理名稱，不得作為商標(biāo)。但是，地理名稱具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地理名稱的商標(biāo)繼續(xù)有效?！币簿褪钦f，根據(jù)前述法律規(guī)定，縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名原則上不得作為商標(biāo)使用。其中“縣級以上行政區(qū)劃”包括：縣級的縣、自治縣、縣級市、市轄區(qū)、旗；地級的市、自治州、地區(qū)、盟；省級的省、自治區(qū)、直轄市；兩個特別行政區(qū)，即香港、澳門；臺灣地區(qū)?？h級以上行政區(qū)劃的地名以我國民政部編輯出版的《中華人民共和國行政區(qū)劃簡冊》為準(zhǔn)。本條中的縣級以上行政區(qū)劃地名包括全稱、簡稱以及拼音形式。本款中的“公眾知曉的外國地名”，是指我國公眾知曉的我國以外的其他國家和地區(qū)的地名，如“曼哈頓”等。

地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的，可以作為商標(biāo)使用；已經(jīng)注冊使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。前述法律規(guī)定中“地名具有其他含義的”，例如“鳳凰”商標(biāo)，除了具有地域名稱含義外，還有傳說中的百鳥之王的含義，因此可以作為商標(biāo)使用。對已經(jīng)注冊使用地名的商標(biāo)，若在注冊后經(jīng)過權(quán)利人的長期使用，獲得了較強的顯著性，在相關(guān)公眾看來，該商標(biāo)已經(jīng)與權(quán)利人及其相關(guān)商品產(chǎn)生了固定的聯(lián)系，則在此情形下，如果允許其他主體對該商標(biāo)在其同類或近似類別的商品上進(jìn)行商標(biāo)性使用，會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆，故應(yīng)當(dāng)允許該商標(biāo)繼續(xù)有效，權(quán)利人有權(quán)禁止其他主體未經(jīng)其授權(quán)而使用該商標(biāo)的行為。

本案中，“金沙”作為貴州省畢節(jié)市下轄金沙縣的行政區(qū)劃名稱，其本身顯著性較弱。但是，涉案注冊商標(biāo)經(jīng)過某窖酒公司長期持續(xù)性地使用，不僅提升了一定的知名度和影響力，而且在相關(guān)公眾看來，“金沙”商標(biāo)已經(jīng)與某窖酒公司及其白酒商品產(chǎn)生了固定的聯(lián)系。因此，某窖酒公司有權(quán)利禁止其他經(jīng)營者在白酒類商品上實施對“金沙”等商標(biāo)的商標(biāo)性使用行為。某酒業(yè)公司等在明知某窖酒公司及其注冊商標(biāo)知名度和市場影響力之情況下，在白酒商品上顯著位置突出使用與某窖酒公司注冊商標(biāo)標(biāo)識高度近似的標(biāo)識“金沙古醬”，意在借助相關(guān)公眾心目中“金沙”與某窖酒公司之間的固定聯(lián)系，攀附某窖酒公司涉案注冊商標(biāo)的知名度及所承載的聲譽?？陀^上，該行為使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此，本案被告的前述被訴行為屬于商標(biāo)性使用，構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)。

案號：（2023）粵民終2213—2215號

作者：宋薇薇

責(zé)編：苗　欣

*案例評析僅代表作者個人觀點

審核：黃慧辰

編校：張涵青