作者 | 高祥成 北京康信知識產權代理有限責任公司

在方法權利要求的審查意見通知書中，經常會先將獨立方法權利要求的步驟，成句式劃分為多個技術特征，然后使用檢索到的對比文件逐個比對論述。然而，在比對過程中可能會忽略方法獨立權利要求的步驟間的時序性或關聯(lián)性，即忽略了方法獨立權利要求中的步驟間的關系。

筆者關注到一件相關的典型民事判決案例【（2023）最高法知民終879號案】，A公司認為B公司的產品“AI企業(yè)無線系統(tǒng)（D9）計算機網絡設備”（后文簡稱被訴侵權產品）侵害了自身A公司的名稱為“PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法及裝置”發(fā)明專利權（后文簡稱涉案專利），涉案專利的權利要求1的內容如下：

“PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法，其特征在于，包括以下步驟：

A.在主機與接入服務器進入PPP會話階段的認證授權環(huán)節(jié)時，向接入服務器發(fā)送用于驗證用戶名和密碼的認證數(shù)據包；

B.主機接收到所述接入服務器返回的認證結果數(shù)據包后，若所述認證結果數(shù)據包為否定應答包NAK，則設置錯誤標識的值為X，并返回發(fā)現(xiàn)階段，以重新執(zhí)行步驟A；若所述認證結果數(shù)據包為確定應答包ACK，則清除錯誤標識的值；

C.在撥號頁面中，每隔M秒獲取一次錯誤標識，若錯誤標識的值為X，則顯示用戶名和密碼錯誤的提示；若錯誤標識的值不為X，則不顯示故障提示；其中，M為大于0的實數(shù)，X為字符；

步驟C中，在判斷錯誤標識的值之前，還有如下步驟：判斷撥號方式是否為PPPoE，若否，則不顯示故障提示，若是，則繼續(xù)判斷是否已成功接入網絡，若是，則不顯示故障提示，若否，才進入判斷錯誤標識的值步驟。”

為了確認B公司的產品是否侵權，在一審階段，法院將涉案專利的權利要求1的技術方案劃分為如下技術特征：

“【A1】撥號頁面設置PPPoE撥號。

【A2】主機PPPoE撥號開始，設置錯誤標識的值。

【A3】主機PPPoE撥號成功完成發(fā)現(xiàn)階段。

【A4】主機向接入服務器發(fā)送用于驗證用戶名和密碼的認證數(shù)據包。

【B1】主機收到接入服務器返回的認證結果數(shù)據包。

【B2-1】認證結果數(shù)據包為確定應答包ACK，判斷已經成功接入網絡，清除錯誤標識的值X，X為字符，跳轉【C5】。

【B2-2】認證數(shù)據包為否定應答包NAK，判斷未成功接入網絡，設置錯誤標識值為X，X為字符。

【C1】撥號頁面每隔M秒獲取一次錯誤標識，M為大于0的實數(shù)。

【C2】撥號頁面判斷撥號方式是否為PPPoE。

【C3】若撥號方式不為PPPoE撥號，跳轉【C5】。

【C4】若撥號方式為PPPoE撥號，已經成功接入網絡。跳轉【C5】。

【C4-1】若撥號方式為PPPoE撥號，未成功接入網絡，判斷獲取的錯誤標識的值。

【C4-1-1】若錯誤標識的值為X，顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，重新執(zhí)行【C1】。

【C4-1-2】若錯誤標識的值不為X，不顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，重新執(zhí)行【C1】。

【C5】撥號頁面不顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，結束?！?/p>

在上述技術特征的分解基礎上，鑒定專家組給出明確的鑒定意見：

被訴侵權產品的技術方案不具備與技術特征【C4-1-1】“若錯誤標識的值為X，顯示‘用戶名和密碼錯誤’的提示，重新執(zhí)行”相同或者等同的技術特征，除該區(qū)別技術特征之外，被訴侵權產品的技術方案具備與涉案專利權利要求1其他技術特征相同或等同的技術特征。

針對上述鑒定意見，一審法院認為被訴侵權產品提交公證檢測時，當使用者輸入錯誤的PPPoE用戶名或密碼時，手機端APP會顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示，此技術特征與技術特征【C4-1-1】完全相同。

這一點與鑒定專家組的鑒定結果不同，原因在于兩次檢測時所使用的大某APP版本不同。除了能否呈現(xiàn)“用戶名和密碼錯誤”以外，不同版本的大某APP所使用的技術方案并不實質影響被訴侵權技術方案的實現(xiàn)，不能以與被訴侵權產品適配的目前的移動端應用是否調用其內部的相關代碼來認定被訴侵權產品本身是否具有某一項技術特征。因此，一審法院認定被訴侵權產品具有與涉案專利權利要求1所記載的技術特征【C4-1-1】相同的技術特征，被訴侵權產品的技術方案落入涉案專利權利要求1的保護范圍。

對于上述一審結果，B公司不服并提起上訴。

在二審階段，法院認為涉案專利的步驟A、B、C為相對獨立的三個步驟，且每個步驟內的判斷流程及根據判斷結果執(zhí)行的下一個判斷是一個整體，故不宜再將每個步驟內的不同判斷結果及基于該不同判斷結果而進行的下一步的不同操作流程進一步劃分成新的技術特征，否則有可能人為割裂各判斷流程間的關系。

進一步，法院還認為一審階段鑒定意見將涉案專利權利要求1劃分為15個技術特征，割裂了各判斷流程間的關系。例如鑒定意見將步驟C劃分為【C1】【C2】【C3】【C4】【C4-1】【C4-1-1】【C4-1-2】【C5】共計8個技術特征，其中技術特征【C1】為“撥號頁面每隔M秒獲取一次錯誤標識，M為大于0的實數(shù)”，技術特征【C2】為“撥號頁面判斷撥號方式是否為PPPoE”，然后鑒定意見分別與被訴侵權技術方案中的相關特征進行了比對，但比對中卻忽視了【C1】特征中的“每隔M秒”同樣應該限定于【C2】特征，進而將被訴侵權技術方案中步驟A之前的判斷撥號方式是否為PPPoE的特征認定為與涉案專利技術方案中步驟C之中的特征相同，該種劃分方式存在明顯不當，因此法院在二審階段對此予以糾正。

經過糾正后，二審階段法院將涉案專利的權利要求1的技術方案劃分為如下四個技術特征，而非原劃分的8個技術特征：

“Ⅰ：一種PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法；

Ⅱ：步驟A：在主機與接入服務器進入PPP會話階段的認證授權環(huán)節(jié)時，向接入服務器發(fā)送用于驗證用戶名和密碼的認證數(shù)據包；

Ⅲ：步驟B：主機接收到所述接入服務器返回的認證結果數(shù)據包后，若所述認證結果數(shù)據包為否定應答包NAK，則設置錯誤標識的值為X，并返回發(fā)現(xiàn)階段，以重新執(zhí)行步驟A；若所述認證結果數(shù)據包為確定應答包ACK，則清除錯誤標識的值；

Ⅳ：步驟C：在撥號頁面中，每隔M秒獲取一次錯誤標識，先判斷撥號方式是否為PPPoE，若否，則不顯示故障提示，若是，則繼續(xù)判斷是否已成功接入網絡，若是，則不顯示故障提示，若否，則判斷錯誤標識的值，若錯誤標識的值為X，則顯示用戶名和密碼錯誤的提示；若錯誤標識的值不為X，則不顯示故障提示；其中，M為大于0的實數(shù)，X為字符?！?/p>

基于重新劃分后的技術特征，法院認為被訴侵權產品與涉案專利的權利要求1的技術方案相比，至少不具備與技術特征Ⅳ相同或等同的技術特征（例如“每隔M秒執(zhí)行一次步驟C”），未落入涉案專利權利要求1的保護范圍。一審判決相關認定錯誤。

最終，二審判決認定被訴侵權產品并未對涉案專利侵權。

筆者根據該案例的內容對OA答復中方法權利要求中步驟間的時序或關聯(lián)的重要性有以下思考：

首先，步驟間的時序/關聯(lián)是方法專利的“骨架”，不是“皮肉”。方法專利的技術貢獻往往體現(xiàn)在“何時做、怎么做、做完觸發(fā)什么”這一動態(tài)鏈條上，若把步驟全都拆成“孤立的技術特征”，等同于把骨架拆成骨頭，再比對骨頭是否相同，往往會出現(xiàn)失真（如涉案專利的一審情況）。

進一步，涉案專利的二審判決給出了一定的參考：不建議“全碎片化比對”，而是把“步驟C的整個鏈式邏輯”視為一個不可再分的“技術單元”。

這提示代理師在撰寫時，要把“步驟間的時序性或關聯(lián)性”寫進權利要求；答復時，要把“步驟間的時序性或關聯(lián)性”解釋成區(qū)別技術特征；面對無效/侵權時，要把“步驟間的時序性或關聯(lián)性”當成技術貢獻的一部分。

從而，筆者認為，在OA答復時需要注意如何把“被拆散的步驟”重新粘回去，以便于爭辯相關的步驟是不可簡單拆分的，可以但不限于采用如下方式：

（1）畫一張“順序依賴圖”附在意見陳述書；

（2）用箭頭標注：哪些步驟必須串行、哪些判斷必須嵌套、哪些循環(huán)回跳是創(chuàng)新點；

（3）意見陳述時注重如下陳述邏輯：“本發(fā)明區(qū)別于對比文件的核心在于：步驟C的周期性判斷必須建立在步驟B已‘預存錯誤標識’的基礎上，且三步判斷（撥號方式→入網狀態(tài)→標識值）是依次解鎖的連鎖條件，任何一步缺失或順序顛倒均無法達到及時、準確提示用戶‘用戶名/密碼錯誤’的技術效果?！?/p>

筆者還認為，在OA答復時，可以把審查意見中劃分和比對的技術特征拉回到整體進行爭辯，指出“針對劃分后的技術特征，對比文件實際上只公開了部分孤立的步驟，并未公開步驟間的時序性或關聯(lián)性”。

值得一提的是，在OA答復時，還可以嘗試引用上述二審判決“不宜進一步劃分成新的技術特征”的表述，作為司法判例佐證，懇請針對“整體考量步驟的鏈式邏輯”進行審查。

如下是一則示例

（2023）最高法知民終879號案件中，法院生效裁判認為：恰當劃分專利權利要求中的技術特征是進行侵權比對的基礎。在方法專利權利要求中，技術特征的劃分還需要考慮方法步驟中各步驟之間可能存在的關聯(lián)性和時序性，不能隨意拆分和打亂各步驟之間的關聯(lián)或時序，否則可能會導致專利權保護范圍不當擴大或限縮，是的比對結果與客觀實際不符。

總而言之，方法權利要求中的“步驟間的時序性或關聯(lián)性”不是撰寫形式，而是專利的關鍵點之一。因此，在答復審查意見時，需要對審查意見中劃分的技術特征進行分析，判斷是否忽略了步驟間的時序性或關聯(lián)性，從而進行有針對性的爭辯。

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（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）