在專利的新穎性和創(chuàng)造性評價中，專利文獻是最常見的證據(jù)類型。通常情況下，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠墨I包括權(quán)利要求書、說明書及其附圖，說明書又包括技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛢?nèi)容、附圖說明和具體實施方式等部分。在整個發(fā)明和實用新型專利文獻中，絕大部分內(nèi)容都可以作為評價新穎性和創(chuàng)造性的證據(jù)，只有說明書的背景技術(shù)部分，往往存在爭議。專利文獻的背景技術(shù)是否可以評價新穎性和創(chuàng)造性，要根據(jù)不同的情況區(qū)別分析。
Part.1 本專利的背景技術(shù)
根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，背景技術(shù)主要用于與發(fā)明內(nèi)容的比較，為發(fā)明或者實用新型的理解、檢索、審查提供有用的信息幫助，在背景技術(shù)部分可以引證其他文獻。既然背景技術(shù)是發(fā)明人自己撰寫的，與發(fā)明或者實用新型內(nèi)容相比較的技術(shù)，發(fā)明人都自認了其為背景技術(shù)，是不是可以直接用本專利的背景技術(shù)作為對比文件，來評價本專利的新穎性和創(chuàng)造性呢？
在“適于浸三防處理開關(guān)電源用的接線裝置”專利無效宣告案件中，無效請求人某電源公司主張，本專利權(quán)利要求1前序部分的內(nèi)容已被本專利背景技術(shù)公開，專利權(quán)人已在說明書背景技術(shù)中確認相關(guān)技術(shù)方案屬于現(xiàn)有技術(shù)，不能在無效過程中又主張是本專利的創(chuàng)新點。同時，某電源公司認為，發(fā)明人對背景技術(shù)中記載的內(nèi)容是現(xiàn)有技術(shù)的事實構(gòu)成自認。國家知識產(chǎn)權(quán)局沒有支持無效請求人的主張，維持了本專利有效。無效請求人不服，提起行政訴訟，行政訴訟的一審和二審法院均維持了無效決定。在二審中，最高人民法院指出，專利說明書背景技術(shù)部分所記載的內(nèi)容并不必然是申請日以前已經(jīng)在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，即并不必然屬于現(xiàn)有技術(shù)。該案中，本專利說明書背景技術(shù)中并未引證相關(guān)技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)文件，無法確認背景技術(shù)中所記載的技術(shù)方案已在本專利申請日前在國內(nèi)外為公眾所知。[1]
由最高人民法院的觀點可知，專利說明書背景技術(shù)部分所記載的內(nèi)容不必然是現(xiàn)有技術(shù)，也不一定不是現(xiàn)有技術(shù)。法院和國家知識產(chǎn)權(quán)局所質(zhì)疑的問題是該技術(shù)內(nèi)容的公開時間，也就是說，在申請日雖然發(fā)明人已經(jīng)知曉了該技術(shù)方案，并且記載在本專利的背景技術(shù)部分，但是社會公眾未必知曉該技術(shù)方案，因此“不必然”是現(xiàn)有技術(shù)。那么如何證明其在申請日以前已經(jīng)為公眾所知呢？以上最高人民法院的觀點中也給出了指引，比如在背景技術(shù)中引證了現(xiàn)有技術(shù)文件的情況，就可能被認定為現(xiàn)有技術(shù)，從而可以被用于新穎性和創(chuàng)造性評價。
Part.2 申請日以前公開專利文獻的背景技術(shù)
在無效授權(quán)和確權(quán)程序中，使用本專利作為證據(jù)的情況比較少，絕大多數(shù)證據(jù)是其他專利文獻。相比于本專利背景技術(shù)在申請日以前并不一定被公眾所知的情況，申請日以前公開專利文獻的背景技術(shù)已經(jīng)在該專利文獻的公開日向公眾公開，所以不存在公開時間的問題。因此，對于申請日以前公開的專利文獻，其背景技術(shù)通常是可以用來進行新穎性和創(chuàng)造性評價的。需要注意的是，新穎性評價需要遵循單獨對比原則，如果同一個專利文獻的背景技術(shù)部分與其他實施例結(jié)合，雖然使用同一份證據(jù)，也不能評價新穎性，只能評價創(chuàng)造性。
在“內(nèi)循環(huán)風加熱裝置”專利無效案件中，國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的無效決定認為，在證據(jù)3說明書發(fā)明內(nèi)容及具體實施方式部分所公開技術(shù)方案的基礎(chǔ)上結(jié)合證據(jù)3說明書背景技術(shù)部分所公開的技術(shù)方案以及本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段得到權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案，對本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言是顯而易見的，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。也就是說，評價權(quán)利要求1創(chuàng)造性的證據(jù)只有證據(jù)3，最接近的現(xiàn)有技術(shù)是證據(jù)3說明書中發(fā)明內(nèi)容和具體實施方式的技術(shù)方案，給出技術(shù)啟示的證據(jù)是證據(jù)3背景技術(shù)部分和公知常識[2]。在隨后的行政訴訟程序中，一審和二審法院都維持了該無效決定，并且對以上證據(jù)組合方式進行了確認[3]。
實踐中，背景技術(shù)部分所公開的技術(shù)方案往往是比較簡要的，多數(shù)并沒有公開完整的技術(shù)方案。而新穎性評價的證據(jù)標準又較高，因此并不常見使用其他專利文獻背景技術(shù)部分的記載評價新穎性的案例。但是，使用其他專利文獻背景技術(shù)部分進行創(chuàng)造性評價，尤其是作為給出技術(shù)啟示的證據(jù)，是比較常見的。
Part.3 申請日至公開日之間公開專利文獻的背景技術(shù)
申請日至公開日之間公開專利文獻，不是本專利的現(xiàn)有技術(shù)，但是有可能構(gòu)成抵觸申請。抵觸申請不能影響本專利的創(chuàng)造性，但是可能影響本專利的新穎性。存在一種可能性，一篇本專利申請日至公開日之間公開的專利文獻，背景技術(shù)中完整的記載了本專利權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案。這種情況比較難得一見，未能檢索到相關(guān)的案例，但是理論上確實存在這種可能性。此時，該背景技術(shù)中記載的方案是否能夠評價本專利的新穎性，可能存在爭議。
從證據(jù)的認定來看，相比于本專利的背景技術(shù)中記載的內(nèi)容，申請日至公開日之間公開專利文獻背景技術(shù)中記載的內(nèi)容，最晚在該專利文獻的公開日公開，公開時間至少符合抵觸申請的要求。類比于申請日以前公開的專利文獻可以作為現(xiàn)有技術(shù)，該背景技術(shù)中記載的方案也應(yīng)當能夠評價本專利的新穎性。
從抵觸申請立法目的考慮，有一種觀點認為，設(shè)置抵觸申請的目的在于避免專利的重復(fù)授權(quán)。如果從這個角度考慮，背景技術(shù)中記載的技術(shù)方案，顯然不是該專利文獻權(quán)利要求想要保護的內(nèi)容，那么本專利與該專利文獻之間不可能存在重復(fù)授權(quán)的問題。僅從這個角度考慮，僅依據(jù)背景技術(shù)中公開的內(nèi)容，不必要將該專利文獻作為抵觸申請。
從專利制度的本質(zhì)考慮，專利權(quán)是“以公開換保護”。以上情形中，在先申請的專利文獻的背景技術(shù)已經(jīng)公開了技術(shù)方案，并且沒有要求保護，根據(jù)“捐獻原則”，此技術(shù)方案已經(jīng)捐獻給了社會公眾。如果再授權(quán)給在后申請的本專利，使其享有獨占性權(quán)利，似乎有失公平。而且，至少在先申請的申請人已經(jīng)知曉其在背景技術(shù)中公開的技術(shù)方案，如果在后申請的本專利得到授權(quán)，其可能反而不能實施該技術(shù)方案，也似乎有失公平。從這個角度看，該專利文獻基于背景技術(shù)公開的技術(shù)方案，應(yīng)當作為抵觸申請評價本專利的新穎性。
Part.4 總結(jié)
專利授權(quán)和確權(quán)程序中，新穎性和創(chuàng)造性評價是最常見的法律問題。作為證據(jù)的發(fā)明或者實用新型專利文獻，每一件的說明書都包含背景技術(shù)部分。背景技術(shù)部分公開的技術(shù)方案，如何合理的使用，是一個細致的技術(shù)問題。本文按照背景技術(shù)的公開時間分類，分析了幾種情況下背景技術(shù)的使用，為專利授權(quán)和確權(quán)程序中的證據(jù)檢索提供參考。
參考文獻：
[1]最高人民法院，（2023）最高法知行終429號行政判決書。
[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局，第55776 號無效宣告請求審查決定。
[3]最高人民法院，（2023）最高法知民終605號行政判決書。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：于春博 北京宣言律師事務(wù)所