2025年3月26日，美國專利商標局（USPTO）宣布對專利無效程序（多方復審（IPR））的裁量性否決機制進行重大改革 。IPR是在2011年《美國發(fā)明法案》（AIA）中設立的專利有效性挑戰(zhàn)程序，旨在為冗長昂貴的專利訴訟提供一種更快捷、低成本的替代途徑 。自AIA實施以來，IPR已成為美國專利訴訟的常用工具，十余年間PTAB（專利審判和上訴委員會）已經無效了數(shù)以千計的專利權利要求 。然而，IPR機制自誕生之初也伴隨巨大爭議：支持強專利權的一方甚至曾將PTAB合議庭稱作“專利屠夫”，批評IPR增加了訴訟方負擔 。盡管如此，各地聯(lián)邦法院普遍認可IPR的價值，在有專利訴訟平行進行時經常會批準中止訴訟以等待PTAB對專利有效性的裁決 。在此背景下，如何運用或阻止PTAB對IPR請求行使裁量否決權，成為專利攻防策略中的關鍵一環(huán) 。

此次USPTO改革通過發(fā)布新的指導性備忘錄，引入了一個“兩階段”裁量性否決審查框架。這一框架將IPR立案階段的審查拆分為兩個相對獨立的步驟：首先，由USPTO局長主導對否決與否進行政策和資源層面的考量；其次，只有在通過第一步審查后，案件才進入由PTAB合議庭進行的實質專利性審查。

這里需要強調的是，USPTO局長參與并不意味著局長參加每一件案件的具體審理，而是強調局長的拍板權。

這一改變被認為是自AIA建立PTAB審查制度以來最重大的程序革新。根據(jù)USPTO當天發(fā)布的聲明，新機制旨在通過擴大裁量否決的適用范圍，包括納入經濟和政策因素考量，更加審慎地運用PTAB資源 。今后，只有那些在政策層面首先證明其審理價值的IPR請愿，才會被允許進入下一階段的實體審查 。這一指導政策目前作為臨時措施實施，USPTO已表示將啟動正式的法規(guī)制定程序予以鞏固，并預計在2025年夏末出現(xiàn)首批依據(jù)新框架作出的裁量否決決定 。

新裁量性否決機制采用“雙階段”流程，將IPR立案的裁量考量與專利有效性的實體審查相分離 。在第一階段，USPTO局長會同數(shù)名資深行政專利法官，對請愿案件是否應被裁量性否決進行初步審查。需要強調的是，這一階段主要基于政策和資源因素進行考量，例如并行訴訟的進展、PTAB工作負荷以及公共利益等，而非專利本身的技術特征 。根據(jù)USPTO發(fā)布的指導備忘錄和FAQ，此階段中雙方可就裁量否決問題提交專門的書面陳述：專利權人可在收到受理通知后2個月內提出否決申請陳述，請求人則可在隨后1個月內提交反對意見 。雙方圍繞裁量因素的陳述各自有14,000詞上限（如需再行答復則限5,600詞），這一獨立簡報過程使得各方可以更充分地就否決與否的問題展開論證 。USPTO局長通常會在雙方陳述完成后的約1個月內作出第一階段裁決，決定是否行使裁量權否決該IPR請求 。值得注意的是，局長在第一階段做出的否決決定不可上訴。根據(jù)法律規(guī)定，PTAB關于是否立案的裁量決定屬于終局行為，申請人不得就此提起上訴。這意味著第一階段實際上成為一個一錘定音的門檻：一旦裁量性否決發(fā)生，請愿案件即告終結，無法進入后續(xù)的專利有效性審查。新機制通過將裁量性否決前置為獨立步驟，使得大量政策性考量因素在正式審理前即獲得評估機會，從而影響IPR請求能否越過門檻。

第一階段中的“政策與資源考量”究竟包括哪些因素？USPTO明確表示，新機制將全面考慮現(xiàn)有判例中所列舉的各種裁量因素，并賦予局長更大的靈活度 。具體來說，常見考量包括：

平行訴訟進展：相關專利的侵權訴訟是否已由法院大體審理，尤其是是否即將開庭審理或已投入大量資源 。例如，如果地區(qū)法院的審判日期早于PTAB預計的最終決策日期，PTAB可能傾向于否決IPR以避免重復勞動（即所謂“Fintiv規(guī)則”中的核心因素之一）。

案件程序歷史：同一專利權利要求是否已經在PTAB或其他法庭上經歷過有效性裁決 。如有，重復審查的意義和必要性將被重點評估（對應General Plastic先例涉及的重復請愿問題）。

法律或事實新變化：自相關專利授權以來，法律規(guī)定或司法判例是否發(fā)生變化，以及是否出現(xiàn)可能影響專利有效性的新的證據(jù) 。

請求理由的強度：挑戰(zhàn)專利有效性的理由是否明顯站得住腳 。這類似于以往Fintiv規(guī)則中的第6因素。如果請求人在現(xiàn)有技術等方面提出了壓倒性的無效論據(jù)，則傾向于認為審理有價值；反之，若理由牽強則更易被否決。

專家證據(jù)依賴程度：請求人對專家證詞等證據(jù)的依賴程度 。如果IPR請求高度依賴專家意見才能評估，其效率不如法官直接判斷文獻證據(jù)，PTAB可能認為對資源要求較高。

權利要求存續(xù)時間：涉案專利權利要求已維持有效的時間長短，相關各方的既得利益和預期 。例如，專利臨近到期可能影響否決與否的考量。

公共利益因素：是否存在重大的經濟影響、公共健康或國家安全利益需考慮 。如相關專利涉及國家重點技術或公共健康領域，這在裁量判斷中可能成為特殊考量因素之一。局長可以依據(jù)這個理由直接否決。

PTAB工作負荷與資源：PTAB當前處理其他法定事務的能力，以及法定審理期限壓力，也是局長考慮的重點 。

綜上，在新機制第一階段，局長將綜合上述政策性考量決定是否讓案件進入實體審查。據(jù)USPTO解釋，這一流程旨在提升PTAB運作效率、保障其按時審理核心案件，并減少與法院訴訟的重復程序 。由于這一環(huán)節(jié)帶有較強的主觀裁量性質，USPTO計劃通過在FAQ中列舉因素并由局長親自把關，以實現(xiàn)標準適用的一致性和可預見性 。

此次改革在程序和標準上均帶來顯著變化，下面針對舊機制（改革前）與新機制（改革后）的區(qū)別進行比較：

裁量否決決策者：改革前，是否裁量否決IPR由PTAB合議庭在決定立案時順帶考量并裁定；改革后改由USPTO局長與三位資深法官協(xié)商預先審查裁量否決因素，由局長先行決定是否行使否決權 。只有當局長認定沒有否決理由時，案件才交由另一組合議庭做實體審查并決定是否立案。

審查流程階段：改革前采用單階段審查，同一合議庭同時審閱裁量因素和專利有效性理由，并在法定期限（自請求受理后三個月左右）內一次性決定是否立案 ；改革后則實行雙階段拆分，先用約3-4個月完成裁量因素的獨立審查，再用余下時間由不同法官小組處理專利有效性的實體審查 。這使裁量性否決從附帶考慮轉變?yōu)榍爸瞄T檻。

適用規(guī)則與否決標準：舊機制下PTAB依據(jù)自身先例行使裁量權，典型規(guī)則包括判例Fintiv（有平行訴訟時的六因素測試）以及General Plastic（重復請愿考量）、Advanced Bionics（先前審查過同樣證據(jù)時的考量）等 。但2022年時任USPTO局長Vidal發(fā)布過一份指導備忘錄，對Fintiv規(guī)則進行了限制：明確如果請求人同意Sotera式承諾（即承諾若IPR立案則放棄在訴訟中主張相同的無效理由）或請求書提出了有說服力的無效證據(jù)，則PTAB不應基于平行訴訟進展而裁量性否決 。這一政策在當時減少了Fintiv因素導致的否決情況 。相比之下，新機制撤銷了上述2022年備忘錄效力，恢復并強化了Fintiv及相關先例的適用 。

現(xiàn)在PTAB享有更廣泛的裁量權，可在考慮平行訴訟等因素后否決IPR立案，即使請求人提出了Sotera承諾或表面上具有很強的無效理由也不再享有絕對的豁免 。簡言之，舊機制下某些“明確規(guī)則”限制了否決的行使，而新機制回歸了綜合平衡考量，增加了結果的不確定性和靈活度 。

當事人舉證與答辯機會：改革前，專利權人只有在提交初步答辯（POPR）的14,000字篇幅內簡要提出裁量否決理由，且需兼顧對實體無效理由的抗辯；沒有單獨的程序專門處理裁量問題，導致相關論證空間受限 。改革后，專利權人獲得了專門的裁量否決簡報程序來充分闡述主張 。如上所述，其可在2個月內提交長篇陳述，請求人也可集中火力在1個月內答辯。這一改變使雙方能夠更深入地就程序性否決問題展開辯論，不再擠占實體問題的篇幅。可以預見，在新機制下專利權人將更積極地利用此窗口提出各種否決事由，而請求人也必須投入更多精力提前應對裁量因素的攻防。

否決決定的頻率與傾向：由于2022年Vidal備忘錄對Fintiv運用的限制，改革前近幾年PTAB裁量性否決的比例有所下降，IPR更傾向于依據(jù)實質理由立案審理 。改革后業(yè)內普遍預計裁量否決率將顯著上升，更多IPR請求可能在初期被擋在門外 。

新裁量性否決機制的實施，將對專利訴訟生態(tài)中的各方帶來深遠影響。對于希望通過IPR無效競爭對手專利的請求人而言，新機制無疑增加了不確定性和門檻 。首先，申請人必須更加慎重地選擇提起IPR的時機。由于PTAB明確表示晚期提交的請愿會處于劣勢，尤其當?shù)胤椒ㄔ涸V訟已進入實質階段時，IPR被否決的可能性顯著升高 。因此，企業(yè)被訴侵權后若打算尋求PTAB審查，宜盡早在法定期限內提交IPR請求，并盡可能在訴訟初期就提出Sotera棄權承諾，以降低因平行訴訟進展而被否決的風險 。即便如此，裁量性否決仍可能發(fā)生且無法上訴救濟。這意味著申請人在投入大量資源準備IPR后，可能因為非技術因素被拒之門外?？傮w而言，新機制使專利挑戰(zhàn)方在決策時面臨更復雜的博弈，既要防范PTAB可能的否決，又要準備在法院繼續(xù)打專利無效攻防的持久戰(zhàn)。

新規(guī)顯著強化了專利權人在早期阻擊IPR方面的地位和手段。首先，專利權人獲得獨立陳述裁量否決理由的機會（2個月內提交詳細陳述），可充分羅列并證明各種程序性否決因素，例如強調侵權訴訟已接近審理、指明請求人拖延戰(zhàn)術等 。在過去，這些主張往往因篇幅所限難以詳盡闡述 ，而現(xiàn)在則成為專利權人扼殺IPR于搖籃的有力武器。同時，由于局長親自把關且傾向更加保守地行使資源，新機制客觀上提高了專利權人說服PTAB否決立案的概率。USPTO領導層明確表示，此舉部分目的在于防止專利被反復騷擾、保障專利權人能更高效地行使其專利權 。可以預見，專利權人（尤其是醫(yī)藥、生物等注重專利獨占期的行業(yè)）將更加積極地利用裁量否決機制來捍衛(wèi)其核心專利。

對于企業(yè)法務部門而言，新機制帶來的最大影響是專利訴訟與無效策略互動關系的改變。首先，在侵權訴訟中，雙方訴訟策略將受到PTAB動向影響。專利權人一方可能傾向于加快訴訟進程，爭取盡早獲得排期較近的審判日期，從而在IPR程序中以不利時機作為理由促使PTAB否決立案 。反之，被控侵權方則可能采取拖延戰(zhàn)術。這種博弈在舊機制下已存在，但新機制下其重要性顯著提升，企業(yè)法務需更加靈活地協(xié)調訴訟與PTAB程序的節(jié)奏。此外，由于IPR裁量否決幾乎由政策導向決定，公司法務在決策是否投入IPR時需加入宏觀因素評估。例如，當前USPTO政策環(huán)境、行業(yè)整體形勢等都可能影響個案結果。

總的來說，美國專利無效程序的調整與聯(lián)邦政府的政黨輪替高度同步，民主黨政府通常主張更加積極的專利改革，傾向于從公共利益和競爭政策角度收緊專利權；共和黨則多強調依據(jù)憲法對專利權的強力保護。本輪改革不僅使無效流程更為復雜、費用水漲船高，還顯著擴大了 USPTO 局長的自由裁量權，局長可在審查初期，基于經濟或國家安全理由一錘定音地決定是否受理案件，而具體標準卻缺乏透明度。對計劃在美國提起 IPR 或開展 FTO 的海外企業(yè)而言，尤其是中國企業(yè)，這意味著若其無效請求被視為不利于美國利益，極可能在第一關就被擋在門外。未來，企業(yè)在進行全球專利風險評估時，必須把這種政策不確定性納入決策模型，預留更大的時間與費用緩沖，并考慮替代性的無效策略與商業(yè)路徑，以降低不可控風險。

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