在最近公開的美的與艾歐史密斯案件中，美的公司起訴艾歐史密斯專利侵權(quán)。由于有證據(jù)顯示被告在實(shí)施發(fā)明之前已經(jīng)知曉相關(guān)專利，原告主張故意侵權(quán)，要求適用3倍懲罰性賠償。法院審理認(rèn)為，被告明知涉案侵權(quán)產(chǎn)品可能落入涉案專利保護(hù)范圍，在尚未得到許可的情況下繼續(xù)大規(guī)模制造侵權(quán)產(chǎn)品，主觀過錯(cuò)較大，侵權(quán)行為情節(jié)嚴(yán)重。但是，鑒于被告委托他人作出侵權(quán)評估報(bào)告，其侵權(quán)惡意較之漠視法律的侵權(quán)人仍有區(qū)別，因此減輕賠償責(zé)任，懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)確定為1.5倍，賠償金額7800萬元。

這是中國法院第一次明確論述侵權(quán)評估報(bào)告（FTO）在確定懲罰性賠償中的作用。關(guān)于FTO的科普，筆者以前寫過幾十篇相關(guān)的文章（），不再贅述。

對企業(yè)來說，關(guān)于FTO報(bào)告，以下幾個(gè)特別重要的問題需要搞清楚。

第一，F(xiàn)TO能否成為故意侵權(quán)的證據(jù)？企業(yè)做FTO是為了避免侵權(quán)，但是最后FTO報(bào)告是否有可能被當(dāng)成侵權(quán)的證據(jù)，對自己反而不利？

第二，F(xiàn)TO多大程度上可以減輕自己的責(zé)任？

中國《專利法》第七十一條明確規(guī)定，故意侵犯專利權(quán)情節(jié)嚴(yán)重的，可以在賠償基數(shù)的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅返谝粭l：原告主張被告故意侵害其依法享有的知識產(chǎn)權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重，請求判令被告承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法審查處理。

所以，原告請求懲罰性賠償，必須要求同時(shí)滿足兩個(gè)條件，即故意侵權(quán)和情節(jié)嚴(yán)重。

關(guān)于故意侵權(quán)，司法解釋第三條：

（一）被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為的；

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害關(guān)系人的法定代表人、管理人、實(shí)際控制人的；

（三）被告與原告或者利害關(guān)系人之間存在勞動(dòng)、勞務(wù)、合作、許可、經(jīng)銷、代理、代表等關(guān)系，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的；

（四）被告與原告或者利害關(guān)系人之間有業(yè)務(wù)往來或者為達(dá)成合同等進(jìn)行過磋商，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的；

（五）被告實(shí)施盜版、假冒注冊商標(biāo)行為的；

（六）其他可以認(rèn)定為故意的情形。

關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重，司法解釋第四條：

被告有下列情形之一的，人民法院可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重：

（一）因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔(dān)責(zé)任后，再次實(shí)施相同或者類似侵權(quán)行為；

（二）以侵害知識產(chǎn)權(quán)為業(yè)；

（三）偽造、毀壞或者隱匿侵權(quán)證據(jù)；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵權(quán)獲利或者權(quán)利人受損巨大；

（六）侵權(quán)行為可能危害國家安全、公共利益或者人身健康；

（七）其他可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重的情形。

我們再看既往案例中關(guān)于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。

（2022）最高法知民終871號：

故意侵害他人知識產(chǎn)權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重的，被侵權(quán)人有權(quán)請求懲罰性賠償。百佳經(jīng)營部在本案之前銷售侵權(quán)產(chǎn)品，金民海因此提起專利侵權(quán)訴訟，雙方達(dá)成和解協(xié)議，百佳經(jīng)營部承諾停止侵權(quán)并賠償3萬元。然而，在和解協(xié)議后不久，百佳經(jīng)營部再次銷售侵權(quán)產(chǎn)品并故意侵權(quán)，構(gòu)成重復(fù)侵權(quán)。原審法院認(rèn)為百佳經(jīng)營部的侵權(quán)行為未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，但本院認(rèn)為其存在侵權(quán)故意和情節(jié)嚴(yán)重的行為，故應(yīng)適用懲罰性賠償責(zé)任。

（2021）最高法知民終2480號：

美國某公司通過日本某株式會(huì)社許可取得涉案專利的排他許可和授權(quán)，并在知曉侵權(quán)行為后有權(quán)采取法律措施制止侵權(quán)行為。美國某公司發(fā)現(xiàn)岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司未經(jīng)許可銷售侵權(quán)產(chǎn)品，侵害了美國某公司合法權(quán)益。岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司在知悉侵權(quán)行為后，仍持續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為，主觀惡意明顯。法院在推理過程中，考慮到岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司的侵權(quán)行為及獲利情況，在確定經(jīng)濟(jì)損失賠償數(shù)額時(shí)考慮懲罰性賠償?shù)挠?jì)算方式。同時(shí)，法院認(rèn)定岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司故意侵害涉案專利權(quán)，且侵權(quán)獲利巨大，故在確定賠償數(shù)額時(shí)應(yīng)考慮懲罰性賠償?shù)挠?jì)算方式。

（2022）浙01民初1354號：

毛豆丫公司要求適用懲罰性賠償需滿足兩個(gè)要件：故意侵害專利權(quán)和情節(jié)嚴(yán)重。然而，毛豆丫公司的兩次警告行為均未明確涉案專利情況，且未進(jìn)行有效投訴或提供證據(jù)證明源智公司重新上架銷售。因此，法院不支持其主張懲罰性賠償?shù)恼埱蟆?/p>

從上述案例我們可以看出，中國法院在專利侵權(quán)適用懲罰性賠償?shù)臈l件還是較為嚴(yán)格的。這一點(diǎn)與美國明顯不同，美國一般在原告主張懲罰性賠償?shù)臅r(shí)候，多以專利引用作為證據(jù)，也就是間接證明被告此前已經(jīng)知曉相關(guān)專利。相比較而言，中國的專利侵權(quán)懲罰性賠償必須同時(shí)具備故意和情節(jié)嚴(yán)重兩個(gè)條件，而且對這兩種情況也進(jìn)行了明確的規(guī)定。

最高院在確定故意侵權(quán)的時(shí)候使用過司法解釋的兜底條款，即“其他可以認(rèn)定為故意的情形”，把故意重復(fù)侵權(quán)確定為“其他故意情形”，這個(gè)顯然比美國法律下引用專利確定為故意的門檻要高得多。

在美的與艾歐史密斯的案件中，本案確定故意侵權(quán)的原因是被告在實(shí)施專利前發(fā)函給被告，要求原告免費(fèi)許可相關(guān)專利，原告明確拒絕許可，被告依然實(shí)施。這在司法解釋第三條第一款“被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為的”范圍內(nèi)。杭州中院和天津三中院均未使用企業(yè)提交的FTO報(bào)告作為故意侵權(quán)證據(jù)。

所以根據(jù)目前法律的規(guī)定，企業(yè)對產(chǎn)品進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估，即使評估報(bào)告中已經(jīng)列出了相關(guān)專利，在既往的案例來看，F(xiàn)TO報(bào)告很難作為故意侵權(quán)的證據(jù)，即使FTO報(bào)告中已經(jīng)列出相關(guān)專利。相反，F(xiàn)TO報(bào)告還能在確定為懲罰性賠償?shù)臅r(shí)候，減輕侵權(quán)人的責(zé)任，較之漠視法律的侵權(quán)人有區(qū)別。但是，值得一提的是，這里的FTO報(bào)告中，已經(jīng)明確排除掉相關(guān)專利的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為相關(guān)專利可以被無效，如果結(jié)論完全相反的話，還是否可以減輕責(zé)任，這個(gè)還很難說。

這起案例也告訴我們，企業(yè)不必?fù)?dān)心FTO報(bào)告可以作為懲罰性賠償?shù)淖C據(jù)，企業(yè)為了避免侵權(quán)，在產(chǎn)品上市之前有必要進(jìn)行專利風(fēng)險(xiǎn)評估，但對于遞交到法院用于減輕或避免故意侵權(quán)責(zé)任的FTO報(bào)告，至少不能被法院視為漠視法律。

現(xiàn)在初步的FTO報(bào)告通過AI工具M(jìn)axipat就可以制作，提高效率。

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