此前，筆者就迪士尼的米老鼠版權(quán)即將于美國到期之事撰寫過文章《米老鼠版權(quán)過期，迪士尼怕啥？》[i]，分析在米老鼠版權(quán)過期后迪士尼可能會遭遇的著作權(quán)法上的問題。事實上，除了著作權(quán)法以外，商標法和反不正當競爭法或也可為米老鼠形象提供保護，下文便主要探討迪士尼如想以商標權(quán)或商品化權(quán)來維權(quán)，可能會遇到的問題。

一、商標權(quán)的保護僅限指定文字和圖形等標志

商標的主要功能是識別商品來源、承載商品商譽，因此商標要求簡潔、明確、顯著，一旦獲得注冊就不得隨意更改。換句話說，注冊商標制度只能保護權(quán)利人在申請時指定的文字和圖形等標志。經(jīng)檢索，迪士尼目前在我國申請注冊了近百個“米奇”、“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”和相關(guān)文字組合的文字商標，以及近百個以以下米老鼠形象為主的圖形商標：

因此就米老鼠形象而言，一方面，迪士尼近年來新創(chuàng)作的米老鼠形象無法作為注冊商標獲得商標權(quán)保護；另一方面，如果其他人對米老鼠形象進行一定程度的改造并作為商標使用，迪士尼的維權(quán)難度也會增加。這個問題在米老鼠形象還在著作權(quán)保護期內(nèi)時還有法可解，即迪士尼可以主張對沒有注冊商標的米老鼠形象享有在先著作權(quán)，至少可以在與自己主營業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的特定商品類別上阻止其他人的商標注冊行為。但在著作權(quán)保護期屆滿后，法院很有可能就不會再支持迪士尼的這一主張了[ii]。

二、認定商標侵權(quán)的前提是構(gòu)成商標使用行為

根據(jù)我國商標法的規(guī)定，“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”稱為商標使用，只有商標使用行為才有可能構(gòu)成商標侵權(quán)。而著作權(quán)侵權(quán)行為的構(gòu)成無需考慮是否用于商業(yè)活動，合理使用除外。

此前迪士尼曾發(fā)起過很多著作權(quán)維權(quán)行動，如日本一小學(xué)在學(xué)校泳池畫出米老鼠頭像并留影宣傳、奧斯卡頒獎典禮上一歌手形象與白雪公主相似，迪士尼均認為侵犯其著作權(quán)而提起了訴訟[iii]。

但如果上述事件發(fā)生在迪士尼的著作權(quán)保護期屆滿以后，迪士尼通過主張商標權(quán)進行維權(quán)的話，依據(jù)我國相關(guān)法律，首當其沖的問題就是能否構(gòu)成商標使用行為。尤其如上述第一個案例，因為是學(xué)生在學(xué)校里自行繪畫而成的，筆者認為并不屬于商標使用行為，也便不構(gòu)成商標侵權(quán)。

三、連續(xù)三年不使用的注冊商標可以被撤銷

為了使商標發(fā)揮其應(yīng)有的功能和作用，同時避免阻礙他人的正常使用以及產(chǎn)生不必要的管理成本，商標法規(guī)定沒有正當理由連續(xù)三年不使用的注冊商標，任何單位或者個人可以申請撤銷。但是對于高知名度企業(yè)進行防御性商標布局以防止自己的商標商譽被惡意利用甚至丑化來說，這項規(guī)定就顯得有些不近人情了，因為防御性商標并不被認可是“正當理由”[iv]，除非企業(yè)真的有主觀上的使用意圖并做了客觀上的使用準備。

迪士尼在進行防御性商標布局時，也在其沒有涉獵的商品上注冊了米老鼠相關(guān)商標，如醫(yī)療用品、運載工具等，幾乎覆蓋了所有商品類別。于是問題也隨之產(chǎn)生了：在這些商品上，如果迪士尼沒有三年內(nèi)的使用證據(jù)，任何人都可以申請撤銷該等商標。筆者參考迪士尼官方銷售渠道上的商品粗略統(tǒng)計了一下，就迪士尼所享有的近兩百個米老鼠相關(guān)注冊商標，大約20%沒有實際使用，可能被撤銷。

四、馳名商標的跨類別保護存在一定局限性

雖然迪士尼已在幾乎所有商品類別上注冊了大量商標，但仍有因未進行續(xù)展而被注銷的“漏洞”，如在第6類上迪士尼曾注冊有“米老鼠”文字商標，但已于2007年期滿被注銷，近期就有人申請了相同的“米老鼠”文字商標且被初審公告了。

對于此類申請注冊行為，迪士尼當然可以主張馳名商標要求跨類別保護。雖然迪士尼在第6類上已經(jīng)沒有任何與米老鼠相關(guān)的注冊商標了，但由于米老鼠的知名度頗高，迪士尼可以請求認定其在第28類玩具或第41類文娛上的“米老鼠”文字商標構(gòu)成馳名商標，并據(jù)此要求駁回上述商標的申請。

但這個方案的局限性在于，第一，一般情況下馳名商標的跨類別保護只能對抗五年內(nèi)申請注冊的商標；第二，迪士尼需要每次在個案中提出馳名商標保護再由商標局按需認定；第三，馳名商標的認定需要大量證據(jù)支撐，如果商品類別不符或者證據(jù)不足，就難以認定為馳名商標，要求是比較嚴格的。

五、主張商品化權(quán)益僅限于著作權(quán)保護期內(nèi)

根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的定義，“角色商品化”是指在不同商品或服務(wù)上對角色主要特征（如名稱、形象、外貌）進行改編或二次利用，以使預(yù)期消費者出于對該形象的喜愛而購買該等商品或服務(wù)，正是由于迪士尼將米老鼠等角色進行二次商業(yè)利用后取得巨大成功，這種市場營銷模式才逐漸興起。[v]

由于目前在我國立法中并無明確的“商品化權(quán)益”之說，司法實踐中常體現(xiàn)于如下情形：其一，在商標授權(quán)確權(quán)案件中作為在先權(quán)益用以阻卻在后的商標注冊；其二，以知名商品的特有名稱、包裝、裝潢為由主張構(gòu)成不正當競爭的侵權(quán)行為。但兩者都受到著作權(quán)保護期的限制，這就意味著在我國迪士尼恐難以據(jù)此請求保護“米老鼠”形象。

前者的依據(jù)在于《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定（2020修正）》，只有“著作權(quán)保護期限內(nèi)的作品”，其具有較高知名度的作品名稱、角色名稱等才能構(gòu)成在先權(quán)益；而就后者，最高人民法院曾在一案再審裁定中明確表示，如果作品已過著作權(quán)保護期，再通過反不正當競爭法進行擴展保護，會阻礙他人對作品的自由使用，有悖于著作權(quán)保護的立法政策[vi]。

最后，結(jié)合此前筆者對米老鼠版權(quán)過期后迪士尼可能遭遇的問題的分析，雖然迪士尼仍然可以通過其全方位的知識產(chǎn)權(quán)布局享受巨大的商業(yè)價值，但迪士尼在失去“米老鼠”這一重要IP以后的維權(quán)行動可能不會如現(xiàn)在這般積極和激進了，不過這也并不表示其他人可以隨意自由地使用“米老鼠”的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)。不論是出于規(guī)避被追究侵權(quán)責任的風險，還是對他人智力和勞動成果的尊重，如涉及他人知識產(chǎn)權(quán)，都應(yīng)當審慎對待。

本文作者：游云庭，上海大邦律師事務(wù)所高級合伙人。知識產(chǎn)權(quán)律師。高天怡，上海大邦律師事務(wù)所律師助理。本文僅代表作者觀點。

[i] https://mp.weixin.qq.com/s/OX071R7WwXBf8hz1BXDXcw

[ii] https://aiqicha.baidu.com/nwenshu?wenshuId=df138ce2a9f695608a788049aeb9b4a14c998b5b

[iii] https://mp.weixin.qq.com/s/Sv7K2hQh_qWKm3U6d5-e5Q

[iv] https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=5e8e0cccdd3829e58fc859d8701109cb25b8ed4a

[v] https://tind.wipo.int/record/28661?ln=en

[vi] https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=9dc0528e789010f3b390862880ba9a6fc79d5ca2