人民法院案例庫(kù):限縮性陳述對(duì)于引用被限縮權(quán)利要求的其他權(quán)利要求保護(hù)范圍的影響

——深圳某電子公司訴東莞某電子科技公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案

入庫(kù)編號(hào) 2024-13-2-160-009 / 民事 / 專利權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛 / 最高人民法院 / 2023.10.23 / （2022）最高法知民終681號(hào) / 二審

裁判要旨

　　專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中對(duì)一項(xiàng)權(quán)利要求作出限縮解釋時(shí)，即使該權(quán)利要求最終被宣告無(wú)效，有關(guān)限縮解釋仍適用于引用該權(quán)利要求的其他權(quán)利要求。

關(guān)鍵詞： 民事 ；侵害實(shí)用新型專利權(quán) ；專利權(quán)無(wú)效 ；限縮性陳述 ；保護(hù)范圍 ；從屬權(quán)利要求

基本案情

深圳某電子公司系專利號(hào)為201520064963.8、名稱為“空心對(duì)管軸鍵盤(pán)”的實(shí)用新型專利的專利權(quán)人，訴稱：東莞某電子科技公司未經(jīng)專利權(quán)人許可，制造、銷售、許諾銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，侵害了涉案專利權(quán)。故請(qǐng)求判令東莞某電子科技公司停止侵害并賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元、維權(quán)合理開(kāi)支5萬(wàn)元。

　　東莞某電子科技公司辯稱：被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。

　　法院經(jīng)審理查明：2019年3月4日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第39285號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱第39285號(hào)決定），宣告涉案專利權(quán)利要求1、2無(wú)效，在權(quán)利要求3-10的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。2021年12月3日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第52894號(hào)決定，宣告涉案專利權(quán)利要求3-7無(wú)效，在權(quán)利要求8-10的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利有效�！　�

廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，被訴侵權(quán)產(chǎn)品并未侵害涉案專利權(quán)，于2021年8月17日作出（2020）粵73知民初658號(hào)民事判決：駁回深圳某電子公司的全部訴訟請(qǐng)求。深圳某電子公司不服，以被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求3、4、5、8的保護(hù)范圍，構(gòu)成侵權(quán)為由，提起上訴。最高人民法院于2023年10月23日作出（2022）最高法知民終681號(hào)民事判決：一、撤銷廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2020)粵73知民初658號(hào)民事判決；二、駁回深圳某電子公司基于專利號(hào)為201520064963.8，名稱為“空心對(duì)管軸鍵盤(pán)”的實(shí)用新型專利權(quán)權(quán)利要求3、4部分的起訴；三、駁回深圳某電子公司基于專利號(hào)為201520064963.8，名稱為“空心對(duì)管軸鍵盤(pán)”的實(shí)用新型專利權(quán)權(quán)利要求5、8部分的上訴請(qǐng)求；四、駁回深圳某電子公司的其余訴訟請(qǐng)求。

裁判理由

法院生效裁判認(rèn)為，關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求3、4、5、8的保護(hù)范圍，本案中，深圳某公司主張保護(hù)涉案專利權(quán)利要求3、4、5、8。2021年12月3日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第52894號(hào)決定，宣告涉案專利權(quán)利要求3-7無(wú)效，在權(quán)利要求8-10的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。據(jù)此，依據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，應(yīng)在專利侵權(quán)訴訟中駁回深圳某公司權(quán)利要求3、4、5這一部分的起訴。雖然涉案專利權(quán)利要求1、2、3、4、5已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無(wú)效，但涉案專利權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求2、3、4、5、8為從屬權(quán)利要求，其中權(quán)利要求2引用權(quán)利要求1，權(quán)利要求3引用權(quán)利要求2，權(quán)利要求4引用權(quán)利要求3，權(quán)利要求5引用權(quán)利要求1至4任一項(xiàng)，權(quán)利要求8引用權(quán)利要求5，因此，為評(píng)述被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入權(quán)利要求8的保護(hù)范圍，同樣需對(duì)被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求1、2、3、4、5進(jìn)行認(rèn)定。

　　經(jīng)審查，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案專利權(quán)利要求3的技術(shù)特征，但并不具備權(quán)利要求5的技術(shù)特征。由于權(quán)利要求8系權(quán)利要求5的從屬權(quán)利要求，在權(quán)利要求5在后續(xù)無(wú)效程序中被無(wú)效后，是否應(yīng)當(dāng)繼續(xù)適用禁止反悔原則，適用于繼續(xù)維持有效的權(quán)利要求8。對(duì)此，首先，權(quán)利要求8系權(quán)利要求5的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求8的技術(shù)特征包括權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征中的“所述開(kāi)關(guān)軸的底部形成有一向下延伸且在所述開(kāi)關(guān)軸被壓下時(shí)穿出下蓋的底面并阻斷所述光路的導(dǎo)柱”的技術(shù)特征，因此，在權(quán)利要求5因適用禁止反悔原則而判斷不具備該附加技術(shù)特征的情況下，權(quán)利要求8同樣應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則而判定不具備前述技術(shù)特征。其次，在權(quán)利要求5被無(wú)效后，雖然表面上看起來(lái)權(quán)利人已經(jīng)不再?gòu)臋?quán)利要求5獲益，因而不應(yīng)適用禁止反悔原則。但應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)事人曾經(jīng)客觀上在無(wú)效程序上作出過(guò)表述，并且在后續(xù)的侵權(quán)程序中主張過(guò)權(quán)利要求5,曾因權(quán)利要求5的維持有效獲利，即使后續(xù)權(quán)利要求5被無(wú)效了，亦應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則，否則有違公平原則。最后，禁止反悔原則是對(duì)等同原則的進(jìn)一步限定，最終確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，一項(xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍確定后，不應(yīng)因其被無(wú)效而對(duì)其保護(hù)范圍產(chǎn)生影響，亦不應(yīng)隨著該權(quán)利要求的無(wú)效而影響其從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

　　綜上，一項(xiàng)權(quán)利要求經(jīng)過(guò)專利權(quán)人在無(wú)效程序中為維持權(quán)利要求有效性，進(jìn)行限縮解釋后，所確定的保護(hù)范圍，即使該項(xiàng)權(quán)利要求在后續(xù)的無(wú)效程序中被宣告無(wú)效，仍適用于其從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍的限定。因此，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案未落入權(quán)利要求5的保護(hù)范圍的情況下，亦未落入權(quán)利要求5從屬權(quán)利要求8的保護(hù)范圍。因被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利繼續(xù)維持有效的權(quán)利要求8的保護(hù)范圍，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未侵害涉案專利權(quán)，因此不應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。

關(guān)聯(lián)索引：

《中華人民共和國(guó)專利法》第64條第1款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第59條第1款）

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第6條、第7條

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第2條

一審：廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2020）粵73知民初658號(hào)民事判決（2021年8月17日）

二審：最高人民法院（2022）最高法知民終681號(hào)民事判決（2023年10月23日）