本文為《中國審判》雜志原創(chuàng)稿件

文 | 北京市第二中級人民法院 董紅

在專利侵權判斷中引入等同原則，主要是為了克服嚴格適用字面侵權原則對于專利權保護的不足，為專利權人提供實質性保護。但是，等同原則的適用不應以犧牲專利權的公示價值及損害社會公眾的信賴利益為代價。因此，在適用等同原則過程中，應當注重維護專利權人對發(fā)明創(chuàng)造享有的利益與維護社會公眾信賴利益之間的平衡，對等同原則進行必要的限制。筆者擬基于體系化的視角對等同原則的限制適用進行研究，希望對等同原則的準確適用有所裨益。

等同原則適用的基本前提

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：“人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍?！睆纳鲜鲆?guī)定看，只要被訴侵權技術方案“缺少權利要求記載的一個以上的技術特征”，人民法院即應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。因此，等同原則適用的基本條件或前提在于，與涉案專利權利要求記載的技術特征相比，被訴侵權技術方案應當具備相對應的所有技術特征，只不過其中某個或者某些特征與涉案專利不完全相同。在此情況下，需要進一步判斷不相同的技術特征是否與涉案專利記載的對應技術特征構成等同。

當然，法院在判斷被訴侵權技術方案是否具有與涉案專利相對應技術特征時，應當注意技術特征劃分的準確性。如果技術特征劃分得過細，會導致在技術比對時，較為容易認定被訴侵權技術方案缺少技術特征，進而得出不侵權的結論；如果技術特征劃分得過粗，在技術比對時就容易忽略被訴侵權技術方案與涉案專利的區(qū)別，導致籠統(tǒng)地認定構成等同。通常應把能夠實現一種相對獨立技術功能的技術單元作為一個技術特征，不宜把實現不同技術功能的多個技術單元劃定為一個技術特征，否則容易導致等同原則的適用由具體技術特征的等同泛化為整體技術方案的等同。

等同原則限制適用的類型表現

經過司法實踐的不斷探索，專利侵權訴訟中出現了特意排除、可預見、捐獻、禁止反悔等規(guī)則對等同原則的適用進行限制的情況。

（一）特意排除規(guī)則

特意排除規(guī)則在相關司法解釋中并未明確予以規(guī)定，主要是指結合涉案專利權利要求書、說明書等文件的記載，本領域技術人員如果能夠確定專利權人在確定保護范圍時已經明確將特定的技術方案予以排除，則不應在侵權訴訟中再通過等同原則的適用納入專利權的保護范圍。

此外，司法實踐中對于封閉式特征、數值范圍、方法步驟順序限定等權利要求，通常也不再適用等同原則將封閉式方案、數值范圍之外以及不符合特定方法步驟的技術方案納入專利權的保護范圍，原因也在于權利人在撰寫權利要求時已經作出了明確、特定的選擇，應當視為將其他技術方案排除出專利權的保護范圍，不應再通過等同原則的適用重新納入保護范圍?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋（二）》）第七條、第十一條、第十二條對此也進行了明確規(guī)定。但是，對于上述有特殊限定的權利要求不適用等同原則并非絕對。當具有差異的數值或者數值范圍系以基本相同的技術手段，實現實質相同的功能，達到實質相同的效果，且本領域技術人員無須經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯想到；同時，綜合考慮技術領域、發(fā)明類型、權利要求修改內容等相關因素，認定有關技術特征等同既不違背社會公眾對權利要求保護范圍的合理期待，又可以公平保護專利權的，可以認定構成等同技術特征。

（二）可預見性規(guī)則

根據可預見性規(guī)則，如果專利權人在撰寫權利要求時，本領域技術人員明確知曉還有其他顯而易見的替代方案，但專利權人并未將相關的替代技術方案概括納入專利權的保護范圍，則不應再通過等同原則將申請日前已經廣泛存在的技術方案再納入專利權的保護范圍。

（三）捐獻規(guī)則

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第五條規(guī)定，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。上述規(guī)定對捐獻規(guī)則進行了明確。由于專利權的保護范圍以權利要求為準，說明書中記載的內容如果并未體現在權利要求中，且該內容隨著專利權授權而公開，應當視為專利權人將其捐獻給了社會，專利權人不得將該內容納入專利權的保護范圍。

（四）禁止反悔規(guī)則

《解釋》第六條規(guī)定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！薄督忉專ǘ返谑龡l規(guī)定：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄?！币虼耍狗椿谠瓌t的適用通常應當滿足兩個方面的條件：一是權利人在授權確權程序中對權利要求、說明書進行了限縮性修改或者意見陳述；二是該修改或意見陳述未被明確否定。

等同原則限制規(guī)則的體系化適用

對于等同原則的適用及其限制源于對專利權與社會公眾利益保護之間的動態(tài)平衡，雖然形式上表現為不同的規(guī)則，但不同規(guī)則背后體現的正當性是一致的，相互之間也存在彼此關聯。法庭應當基于體系化的視角對等同原則的限制適用進行一體化的審視，進而最大限度發(fā)揮等同原則適用的制度效能。

（一）等同原則限制適用的本質

《中華人民共和國專利法》第二十條第一款規(guī)定：“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益?！钡韧瓌t的限制適用涉及專利權的行使，與如何準確界定專利權的保護范圍密切相關。在專利侵權訴訟中，如果權利人在撰寫權利要求、說明書或者在授權確權過程中，對于某些技術特征或者技術方案已經進行了特別限定或者有意排除，或者本來完全有能力也有條件將相關技術方案寫入權利要求但實際并未寫入，對于社會公眾而言，其有理由相信專利權人對于特定的技術方案不打算予以保護或者意圖放棄特定的技術方案。而授權的專利權均需要公告，對于社會公眾具有公信力。社會公眾對于對外公示的專利權也具有相應的信賴利益。如果在侵權訴訟中，再允許權利人將相關技術方案納入專利權的保護范圍，對于權利人行使專利權而言，明顯有違誠信；對于社會公眾而言，明顯有失公平。因此，對等同原則的適用進行限制的正當性基礎便是誠實信用原則。

基于誠實信用原則審視等同原則的限制規(guī)則，上述規(guī)則的本質是專利權人原本已經放棄的技術方案，不能在侵權訴訟中再被納入保護范圍。等同原則本質上系克服字面侵權或相同侵權在專利侵權判斷中的不足而對專利權保護范圍進行擴展，從而對專利權所體現的創(chuàng)造性貢獻進行實質性的周延保護。但是，專利權保護范圍在權利要求字面含義基礎上的拓展并不是無限的，尤其不能通過等同原則的適用保護專利權人已經明示或者推定放棄的技術方案。無論是專利權人明示還是推定放棄的技術方案，在后續(xù)侵權訴訟中均不得再次被納入專利權的保護范圍予以保護。

（二）等同原則限制規(guī)則與權利要求解釋的關系

關于禁止反悔原則等規(guī)則的法律定位，司法實踐中一直存在兩種不同的觀點。一種觀點將禁止反悔原則視為對等同原則的限制，只有在等同侵權判定中才能適用禁止反悔原則。另一種觀點則認為，禁止反悔原則是與等同原則相并列的、具有獨立法律地位的權利要求解釋原則，同時適用于相同侵權和等同侵權。

雖然禁止反悔等規(guī)則通常適用于對等同原則的限制，但其限制等同原則適用的具體方式或者在具體案件中適用的路徑，應當是通過對權利要求的解釋或者對專利權保護范圍的事先確定而實現的。這其實也涉及在具體案件中應當如何適用禁止反悔等規(guī)則的問題。實踐中可以有兩種不同的適用思路。一是先進行技術比對，判斷被訴侵權技術方案是否構成等同。如果構成等同，再判斷是否存在禁止反悔等限制規(guī)則，進而排除構成侵權的認定。二是先對權利要求進行解釋，以準確劃定專利權的保護范圍。如果在權利要求解釋中，存在將特定技術方案明示或者推定放棄的情形，而被訴侵權技術方案恰恰屬于被放棄的范疇，則可以直接認定被訴侵權技術方案不構成對涉案專利的侵害，無須再判斷是否等同的問題。

基于上述對等同原則限制適用本質的論述，禁止反悔等規(guī)則實際上是通過對權利要求解釋或者保護范圍的事先劃定實現對等同原則適用的限制，但作為對權利要求的解釋，禁止反悔等規(guī)則的適用并不僅限于等同原則。在相同侵權判斷過程中，如果權利人同樣存在技術方案放棄的問題，也應予以適用，避免權利人對于權利要求或者保護范圍作出有違誠信的不一致表述。因此，在具體案件中，通常應當先對權利要求保護的技術方案根據說明書、審查檔案等進行解釋和確定，明確專利權的保護范圍后再進行是否相同或者等同侵權的認定。之所以將禁止反悔等規(guī)則稱之為對等同侵權的限制，更多是由于被訴侵權技術方案已經基于特意排除、捐獻或者禁止反悔等由權利人予以放棄，無須進行等同侵權的判斷，并不是說要先進行是否等同的判斷，然后再審查是否存在禁止反悔等限制性規(guī)則的適用。

（三）各限制規(guī)則的適用關系

雖然特意排除、可預見、捐獻以及禁止反悔本質上都屬于專利權人對于特定技術方案的放棄，但鑒于不同規(guī)則蘊含的放棄的確定性程度、所依據的證據材料有所差別，特別是有時還可能存在交叉，法院在具體適用時應當注意不同規(guī)則之間的區(qū)別和聯系，做到準確適用。

首先，應當注意特意排除規(guī)則與可預見性規(guī)則的協調適用。特意排除規(guī)則是最為明顯的技術方案放棄，專利說明書中通常會有明確的記載，具有較強的確定性和明確性。例如，專利要解決或者克服的技術問題應為權利人特意排除的技術方案，不應通過等同原則再次被納入保護范圍。鑒于等同原則的適用原本就是為了克服權利要求文字表述的局限性，即專利權人在撰寫權利要求時不可能或者很難將已知的所有現有技術進行準確、有效、周延的概括。如果對于可預見性規(guī)則適用不加以限制，可能會導致設置等同原則的初衷落空。故在適用可預見性規(guī)則時應當遵循與特意排除規(guī)則相當的裁判標準。只有在有明確的證據表明權利人在申請專利時已經明確知道還存在其他現有技術方案，而其主觀上不愿意或者怠于將其納入保護范圍的，才符合可預見性規(guī)則的適用條件。不能僅僅因為特定技術方案在行業(yè)內較為常見而權利人未能概括，就基于可預見性規(guī)則而排除等同原則的適用。

其次，應當注意禁止反悔和捐獻規(guī)則的協調適用。禁止反悔規(guī)則基于的證據通常為專利授權確權過程中的審查通知書、意見陳述等審查檔案，捐獻規(guī)則基于的證據則是說明書及附圖的記載。二者之間通常并不會產生適用上的關聯或者混淆。但是，權利人在授權確權過程中對權利要求進行的限縮性修改或者陳述，往往會導致說明書的記載內容超出限縮后權利要求的保護范圍。特別是對于權利要求放棄、刪除等限縮性修改的情形。由于說明書記載的內容被納入修改后權利要求的保護范圍是基于專利權人的修改，權利要求原本的保護范圍與說明書具有一致性，此種情況并不屬于司法解釋規(guī)定的“僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案”，故不應適用捐獻規(guī)則，而應適用禁止反悔規(guī)則。

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《中國審判》雜志2025年第24期

中國審判新聞半月刊·總第382期

編輯/孫敏