作者：何國銘律師（專注于商標(biāo)犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護(hù)）

在商品銷售、許可或服務(wù)合同中，要求相對方不得“反向工程”（簡稱：禁反條款），該條款在商業(yè)秘密案件中是否有效，是否能夠成功阻止他人實(shí)施反向工程。有人認(rèn)為，基于意思自治合同自由之原則，只要雙方協(xié)商一致，則應(yīng)承認(rèn)禁反條款的效力。反之，有人提出反向工程是司法解釋規(guī)定的商業(yè)秘密侵權(quán)的豁免制度，也是一項(xiàng)公共政策，作為商業(yè)秘密的豁免依據(jù)是商事習(xí)慣法的強(qiáng)制性規(guī)定，設(shè)立和使用具有正當(dāng)性，因此在任何合同中規(guī)定禁止反向工程實(shí)施的條款應(yīng)屬無效，且該條款違反物權(quán)法定原則，商品賣家將商品售出后，如果承認(rèn)禁止反向工程條款有效，等同于將商品賣家的個人意志強(qiáng)加于商品之上，產(chǎn)生物權(quán)效力，有違物權(quán)法定之原則。

在法定權(quán)利與約定自由對碰的情形下，合同自由權(quán)讓位于法定權(quán)利，禁反條款需嚴(yán)格服從法律強(qiáng)制性規(guī)定。法律將反向工程定義為：“通過技術(shù)手段對從公開渠道取得的產(chǎn)品進(jìn)行拆卸、測繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)信息?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》明確規(guī)定：“通過自行開發(fā)研制或者反向工程等方式獲得的商業(yè)秘密，不認(rèn)定為反不正當(dāng)競爭法第十條第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為?！蓖瑫r，《反不正當(dāng)競爭法》將反向工程排除在侵犯商業(yè)秘密的“不正當(dāng)手段”之外。因此，基于合法購買產(chǎn)品并通過技術(shù)拆解、分析獲取商業(yè)秘密的行為，屬于法律認(rèn)可的合法途徑，這是侵犯商業(yè)秘密案件的法定豁免事由。根據(jù)《合同法》規(guī)定，合同無效的情形包括“違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。”故合同中約定“不得反向工程”的條款實(shí)際上違反法律強(qiáng)制性規(guī)定，該約定不應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生法律效力。

從合同法的角度看格式條款是否有效。禁反條款阻斷物權(quán)人通過間接手段獲取技術(shù)信息的可能，對買受人附加了額外義務(wù)，許多買受人未注意合同中帶有該條款，或合同中未用顯眼方式突出該格式條款，根據(jù)《民法典》第四百九十六條、第四百九十七條，格式條款的效力審查更為嚴(yán)格，若禁止條款是權(quán)利人單方制定的格式條款，且未對條款內(nèi)容履行“提示、說明義務(wù)”，對方可主張條款“不成為合同內(nèi)容”；若條款同時存在“顯失公平”，還可能被法院撤銷。

法律對商業(yè)秘密的保護(hù)不無邊界，反向工程是衡平權(quán)利人與社會一般公眾利益的一項(xiàng)公共政策。在激烈的市場競爭中，技術(shù)的權(quán)利人與社會公眾展開長期角力，權(quán)利人為了能夠擁有長期的競爭優(yōu)勢與豐厚利潤，總是千方百計(jì)加強(qiáng)商業(yè)秘密保護(hù)，長期壟斷技術(shù)，而社會公眾亦想方設(shè)法打破壁壘，以期從中分一杯羹。目前的司法實(shí)踐呈現(xiàn)出對商業(yè)秘密權(quán)利人傾斜性、優(yōu)勢性保護(hù)，為了使法律天平能夠平衡，又確立了反向工程豁免制度，反向工程作為商業(yè)秘密侵權(quán)案件的法定豁免理由，考量到深層次的法益平衡。為什么會給予知識產(chǎn)權(quán)人保護(hù)，目的是激勵權(quán)利人投身于創(chuàng)造，允許其獲得豐厚的回報(bào)之時，社會也能夠享受新技術(shù)新產(chǎn)品帶來的益處，但過度保護(hù)同樣也不利于社會創(chuàng)新，一是權(quán)利人躺在技術(shù)領(lǐng)先的溫床上，固步自封，沒有動力技術(shù)革新。二是人類科技的發(fā)展史揭示了一個社會規(guī)律，任何技術(shù)創(chuàng)造均是站在前人的肩膀上，故禁止他人獲知該技術(shù)信息，實(shí)則阻礙了科技發(fā)展。從市場價(jià)值來看，更多市場主體能夠使用該技術(shù)生產(chǎn)商品，在社會主義市場經(jīng)濟(jì)上，商品的價(jià)格必然因供需關(guān)系而發(fā)生變化，競爭變大，商品供應(yīng)更多，公眾能以更低價(jià)格購買同質(zhì)量的商品。知識產(chǎn)權(quán)法是在權(quán)利人專有性利益與社會公眾的利益中保持平衡，實(shí)現(xiàn)既能促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，又能推動科技信息在社會公眾間自由流動。無疑，禁止反向工程的條款超越了商業(yè)秘密權(quán)的權(quán)利范疇，打破了法益平衡，造成商業(yè)秘密權(quán)益的濫用，損害了社會公益，違背了國家鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的政策。

專利法優(yōu)先于商業(yè)秘密法，專利制度的社會公共利益高于商業(yè)秘密的制度。商業(yè)秘密規(guī)范并不同于專利法，其并沒有給予任何人權(quán)利以排除他人使用和發(fā)現(xiàn)技術(shù)信息，“禁反”條款強(qiáng)化了商業(yè)秘密權(quán)的效力，使得商業(yè)秘密權(quán)成為與專利一樣的獨(dú)占權(quán)，打破了商業(yè)秘密規(guī)范與專利法并存的局面。一般而言，商業(yè)秘密的秘密性除了與保密措施相關(guān)外，還與技術(shù)難度戚戚相關(guān)，技術(shù)難度越高，他人破解的可能性就越低，商業(yè)秘密存續(xù)的時間就越長。一些商業(yè)主體試圖以商業(yè)秘密的方式去替代專利保護(hù)，一方面是商業(yè)秘密的保護(hù)期限沒有限制，另一方面是某些技術(shù)從新穎性上達(dá)不到專利的標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)主體試圖以約定“禁反”條款來阻止技術(shù)信息被披露，以延長商業(yè)秘密存在時間。若法律允許該“禁反”條款有限，無疑是肯定了將商業(yè)秘密看成與專利相似的一種壟斷性權(quán)利，集專利的壟斷性與商業(yè)秘密的無期限性于一體。專利技術(shù)是以技術(shù)公開獲得有時限的絕對壟斷，而商業(yè)秘密則是以隱匿的方式獲得無時限的相對壟斷，即使是同一技術(shù)，也不排除同時存在若干商業(yè)秘密權(quán)利人。以合同的的方式來約定“不得反向工程”，實(shí)則是以期通過民事約定的方式來排除他人成為技術(shù)的權(quán)利人，以期延長技術(shù)被獲知的時間，達(dá)到無期限的絕對壟斷。顯然，這與商業(yè)秘密設(shè)立初衷以及知識產(chǎn)權(quán)法益平衡理念所不融。

國外的司法實(shí)踐中，美國第九巡回上訴法院在Chicago Lock Co. v. Fanberg 案中認(rèn)為，商業(yè)秘密權(quán)利人不能禁止他人利用正當(dāng)、誠實(shí)的手段反向工程來獲得商業(yè)秘密，因此不能通過合同約定賣鎖人實(shí)施反向工程。此外，在The Locks Factory of Chicago v. Feinberg一案中也否定了“禁止反向工程條款”的效力，法院認(rèn)為雖然商業(yè)秘密權(quán)與專利權(quán)在某些方面有些許類似的地方，但由于商業(yè)秘密保護(hù)是無期限的，權(quán)利人享有的權(quán)益也是壟斷性的，因此若仍然對其不作任何限制，則會導(dǎo)致權(quán)力的無限擴(kuò)大，基于這種觀點(diǎn)不能否定反向工程作為商業(yè)秘密的豁免效力。又如在1988年的Vault Corp.V. Quaid soft-ware Ltd 案件中，法院同樣認(rèn)定“禁止反向工程計(jì)算機(jī)軟件的合同條款，若違反公共政策，則無效?！?strong>技術(shù)信息的客體一旦上市流通，其當(dāng)然需承擔(dān)技術(shù)被獲知的風(fēng)險(xiǎn)，接受權(quán)利被窮竭的考驗(yàn)。

結(jié)論：以合同的方式約定“不得反向工程”不僅對合同相對方?jīng)]有法律效力，亦不能約束第三方進(jìn)行反向工程。