近日，經(jīng)上海市高級(jí)人民法院審判委員會(huì)討論決定，將4件案例作為上海市高級(jí)人民法院涉商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)專題參考性案例（總第28批，第182-185號(hào)）予以發(fā)布，供全市法院在審判類似案件時(shí)參考。上海市浦東新區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭法官劉嘉洛審理的“青島尚某科技集團(tuán)有限公司訴桂林市象山區(qū)駿某酒店侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案”入選。

參考性案例183號(hào)

青島尚某科技集團(tuán)有限公司訴桂林市象山區(qū)駿某酒店侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案

關(guān)鍵詞

知識(shí)產(chǎn)權(quán) / 侵害商標(biāo)權(quán) / 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) / 商標(biāo)權(quán)權(quán)屬 / 侵權(quán) / 懲罰性賠償 / 損害賠償 / 約定賠償 / 基數(shù)計(jì)算方式 / 倍數(shù)

裁判要點(diǎn)

當(dāng)事人在商標(biāo)侵權(quán)行為發(fā)生前約定具有懲罰性質(zhì)的損害賠償基數(shù)計(jì)算方式和倍數(shù)，應(yīng)當(dāng)視為已就適用懲罰性賠償?shù)慕痤~進(jìn)行了約定。人民法院在判斷懲罰性賠償適用條件的基礎(chǔ)上，即使無法通過約定的基數(shù)計(jì)算方式精確得出基數(shù)，也可通過參考行業(yè)內(nèi)平均數(shù)據(jù)、估算侵權(quán)人平均銷售單價(jià)等合理方式酌情確定基數(shù)計(jì)算所需要的各項(xiàng)要素?cái)?shù)據(jù)，并進(jìn)一步審查所約定倍數(shù)合理性，原則上支持懲罰性賠償基數(shù)和倍數(shù)的約定。

基本案情

原告青島尚某科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱青島某公司）于2012年2月21日起經(jīng)許可使用案涉“駿某”商標(biāo)。2018年4月27日青島某公司受讓“駿某”商標(biāo)，核定服務(wù)項(xiàng)目為第43類住所等。該商標(biāo)注冊(cè)有效期自2012年2月21日起，至本案訴訟仍處于有效期內(nèi)。

2012年9月7日，青島某公司作為甲方與乙方李某明簽訂了《尚某某酒店管理有限公司商標(biāo)授權(quán)使用管理合同》（以下簡(jiǎn)稱《管理合同》），約定乙方位于廣西桂林的房屋開展“鑫某商務(wù)賓館”經(jīng)營(yíng)，合同期限自2012年9月7日至2022年9月6日。合同載明“本酒店為駿某加盟項(xiàng)目”。自乙方開始營(yíng)業(yè)時(shí)起，按賓館當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入的3.5％的標(biāo)準(zhǔn)向甲方繳納商標(biāo)許可使用費(fèi)。合同第十三章約定了合同終止（解除）事項(xiàng)，第13.6條約定，如果乙方違反本承諾，在合同終止后仍然使用甲方商標(biāo)或者軟件等，乙方自愿按本合同約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的5倍向甲方支付使用費(fèi)（實(shí)施費(fèi)）；不能如期歸還相關(guān)資料的，每份文件（手冊(cè)）乙方向甲方賠償人民幣伍仟元整。

2015年3月12日，李某明作為經(jīng)營(yíng)者成立被告桂林市象山區(qū)駿某酒店（以下簡(jiǎn)稱象山區(qū)某酒店），系個(gè)體工商戶，經(jīng)營(yíng)范圍為住宿服務(wù)。

2015年8月4日，李某明向青島某公司提出《駿某酒店關(guān)于解除與某品牌合作的申請(qǐng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《申請(qǐng)報(bào)告》），稱該店于2015年4月開始，面對(duì)巨大的經(jīng)營(yíng)壓力每天虧損兩千元左右，故提出解約申請(qǐng)。2015年8月31日，青島某公司與李某明達(dá)成《解約協(xié)議》，于當(dāng)日解除前述《管理合同》，約定本協(xié)議簽訂之日起，甲方終止乙方對(duì)“駿某”商標(biāo)的使用許可，若乙方擅自繼續(xù)使用，或存在其他侵犯甲方商標(biāo)權(quán)的侵權(quán)行為，甲方有權(quán)依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。協(xié)議附件中列明了有關(guān)解除管理合同乙方需要更改的項(xiàng)目，包括招牌、吧臺(tái)、走廊、房間內(nèi)物品、衛(wèi)生間衛(wèi)浴產(chǎn)品等均不得帶有甲方標(biāo)識(shí)。

2020年12月10日，原告發(fā)現(xiàn)象山區(qū)某酒店的店招、樓層標(biāo)識(shí)、前臺(tái)、廣告牌、房間內(nèi)的牙具、洗浴用品、電話均標(biāo)識(shí)“駿某商務(wù)酒店”。2020年12月31日，某點(diǎn)評(píng)APP內(nèi)象山區(qū)某酒店的信息為“2018年開業(yè)”“50間客房”，“房?jī)r(jià)118-197元不等”，評(píng)論區(qū)有多條早于2017年的網(wǎng)友評(píng)論，最早的評(píng)論為2015年。網(wǎng)友評(píng)價(jià)的配圖中部分圖片與現(xiàn)場(chǎng)取證的圖片顯示標(biāo)識(shí)一致。根據(jù)象山區(qū)某酒店提供的2021年10月28日照片顯示，案涉酒店已經(jīng)將“駿某”字樣全部拆除。

原告青島某公司訴稱：被告經(jīng)營(yíng)者與青島某公司解約，于解約同年注冊(cè)象山區(qū)某酒店這一主體并擅自使用“駿某”標(biāo)識(shí)經(jīng)營(yíng)酒店，同時(shí)將“駿某”商標(biāo)相同的“駿某”文字作為其企業(yè)名稱的字號(hào)使用。故請(qǐng)求判令：一、象山區(qū)某酒店立即停止對(duì)原告駿某注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵害，即立即停止在其經(jīng)營(yíng)的案涉酒店的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用“駿某”文字；二、象山區(qū)某酒店立即停止對(duì)青島某公司的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，即停止在企業(yè)名稱中使用“駿某”字號(hào)，變更后的企業(yè)名稱中不得含有與“駿某”相同或相近似的文字；三、象山區(qū)某酒店賠償青島某公司經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費(fèi)用合計(jì)80萬元。

被告象山區(qū)某酒店辯稱：不同意原告訴請(qǐng)，象山區(qū)某酒店沒有侵權(quán)惡意。已及時(shí)拆除標(biāo)識(shí)，未造成損失。象山區(qū)某酒店的企業(yè)名稱依法登記，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。青島某公司沒有證據(jù)證明案涉商標(biāo)三年內(nèi)實(shí)際使用，象山區(qū)某酒店不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。且象山區(qū)某酒店一直處于虧損狀態(tài)沒有經(jīng)營(yíng)收益。

裁判結(jié)果

上海市浦東新區(qū)人民法院于2022年6月15日作出（2021）滬0115民初31896號(hào)判決：一、被告桂林市象山區(qū)某酒店于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告青島某公司經(jīng)濟(jì)損失629440元及為制止侵權(quán)所支出的合理開支1萬元，共計(jì)639440元；二、桂林市象山區(qū)某酒店于本判決生效之日起停止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并于本判決生效之日起三十日內(nèi)變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得含有與“駿某”相同或近似字樣；三、駁回原告青島某公司其余訴訟請(qǐng)求。該案一審判決后，被告上訴，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2023年12月6日作出（2022）滬73民終663號(hào)判決：駁回上訴，維持原判。

裁判理由

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：一、被告的案涉行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；二、被告案涉行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；三、是否應(yīng)對(duì)被告適用懲罰性賠償。

一、被告的案涉行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。”商標(biāo)法第四條第二款規(guī)定：“本法有關(guān)商品商標(biāo)的規(guī)定，適用于服務(wù)商標(biāo)?！北景钢?，原告某公司系“駿某”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人，有權(quán)就侵害上述商標(biāo)的行為主張權(quán)利。被告在線上、線下經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用“駿某”標(biāo)識(shí)起到了識(shí)別服務(wù)來源的功能，屬于商標(biāo)性使用。

商標(biāo)法第五十七條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的；”“（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的?！北景钢校桓嬖诰频甑暾?、室內(nèi)裝潢、房間電器、衛(wèi)浴用品上使用了“駿某”標(biāo)識(shí)，與原告商標(biāo)核定類別相同，相關(guān)標(biāo)識(shí)與原告商標(biāo)構(gòu)成近似，容易導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品和服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。被告實(shí)施了商標(biāo)侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害、賠償損失的民事責(zé)任。原告以被告已停止相關(guān)侵權(quán)行為為由申請(qǐng)撤回第一項(xiàng)訴請(qǐng)，于法無悖，法院予以準(zhǔn)許。

二、被告案涉行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

商標(biāo)法第五十八條規(guī)定：“將他人注冊(cè)商標(biāo)、未注冊(cè)的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的，依照《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》處理?！备鶕?jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第六條第四項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者不得實(shí)施其他足以引人誤認(rèn)為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系的混淆行為。本案中，“駿某”商標(biāo)于2012年2月即獲得注冊(cè)，核定使用服務(wù)為第43類的住所等。原告主張根據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第六條第四項(xiàng)認(rèn)定被告行為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。該商標(biāo)與被告提供的服務(wù)類別相同，被告將該注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，沒有正當(dāng)理由。被告攀附原告商譽(yù)的惡意明顯，客觀上誤導(dǎo)相關(guān)公眾，足以使相關(guān)公眾誤以為其與原告存在特定聯(lián)系，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。被告應(yīng)就其企業(yè)名稱進(jìn)行更名。

三、是否應(yīng)對(duì)被告適用懲罰性賠償

根據(jù)商標(biāo)法規(guī)定，對(duì)惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可在依法確定的賠償數(shù)額的一倍以上五倍以下適用懲罰性賠償。

（一）關(guān)于侵權(quán)主觀故意

對(duì)于被告的故意的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)綜合考慮被侵權(quán)客體類型、權(quán)利狀態(tài)和相關(guān)產(chǎn)品知名度、被告與原告或者利害關(guān)系人之間的關(guān)系等因素。被告與原告或者利害關(guān)系人之間存在勞動(dòng)、勞務(wù)、合作、許可、經(jīng)銷、代理、代表等關(guān)系，且接觸過被侵害的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，可以認(rèn)定被告具有侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)的故意。本案中，被告?zhèn)€體工商戶的經(jīng)營(yíng)者早在2012年即與原告簽署《管理合同》，經(jīng)授權(quán)開展“駿某”酒店經(jīng)營(yíng)。被告對(duì)開展的酒店業(yè)務(wù)的品牌予以否認(rèn)，但未能提供相應(yīng)證據(jù)。結(jié)合《申請(qǐng)報(bào)告》《解約協(xié)議》足以認(rèn)定被告曾作為被授權(quán)方接觸過原告注冊(cè)商標(biāo)，反映出被告具有明顯的侵權(quán)故意，可認(rèn)定被告惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)。

（二）關(guān)于侵權(quán)情節(jié)

對(duì)于侵權(quán)情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)綜合考慮侵權(quán)手段、次數(shù)、侵權(quán)行為的持續(xù)時(shí)間、地域范圍、規(guī)模、后果、侵權(quán)人在訴訟中的行為等因素。被告成立于2015年，在某點(diǎn)評(píng)的頁(yè)面顯示案涉酒店2018年成立，房間數(shù)50，雙方確認(rèn)案涉侵權(quán)標(biāo)識(shí)于2021年10月拆除，被告侵權(quán)行為持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，侵權(quán)規(guī)模較大，侵權(quán)獲利巨大，符合侵犯商標(biāo)專用權(quán)的情節(jié)嚴(yán)重的要件。

（三）關(guān)于基數(shù)和倍數(shù)確定

商標(biāo)法第六十三條規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定?！北景钢校p方在先簽訂有《管理合同》，權(quán)利人因侵權(quán)所受到的實(shí)際損失可參考雙方約定的商標(biāo)許可使用費(fèi)計(jì)算。《管理合同》中約定商標(biāo)許可使用費(fèi)自乙方開始營(yíng)業(yè)時(shí)，按賓館當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入的3.5％的標(biāo)準(zhǔn)繳納商標(biāo)許可使用費(fèi)。合同中第13.6條約定，如果乙方違反本承諾，在合同終止后仍然使用甲方商標(biāo)或者軟件等，乙方自愿按本合同約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的5倍向甲方支付使用費(fèi)。雙方的上述約定，可視為對(duì)于商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償基數(shù)和倍數(shù)的約定，并不違反法律規(guī)定，可以作為確定懲罰性賠償金額時(shí)的重要參考因素。被告稱賓館經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損，但未提供賓館經(jīng)營(yíng)的相關(guān)賬簿、資料，法院參考相關(guān)行業(yè)客房的平均入住率計(jì)算案涉酒店的營(yíng)業(yè)收入，計(jì)算公式為“房間總數(shù)×平均入住率×平均客房單價(jià)×經(jīng)營(yíng)時(shí)間”。1．關(guān)于房間總數(shù)。被告在某點(diǎn)評(píng)頁(yè)面上自行標(biāo)注房間數(shù)量為50，雖在庭審中稱僅有48間，但未提供證據(jù)證明，應(yīng)以其對(duì)外公示的50間作為計(jì)算基數(shù)。2．關(guān)于平均入住率。原告提供了上海某國(guó)際酒店股份有限公司、北京某酒店（集團(tuán)）股份有限公司2020年度報(bào)告的平均出租率為55％-60％。被告自稱入住率在40％以下。法院結(jié)合酒店規(guī)模、品牌、地域等因素，綜合考慮近年來新冠疫情對(duì)酒店行業(yè)的影響，確定案涉酒店的平均入住率為40％。3．關(guān)于平均客房單價(jià)。某點(diǎn)評(píng)顯示全天房?jī)r(jià)118元到197元，原告稱取證時(shí)入住的為鐘點(diǎn)房，票據(jù)顯示60元。綜合考慮各類房型入住比例，法院確定平均客房單價(jià)為80元。4．關(guān)于經(jīng)營(yíng)時(shí)間。被告陳述且在某點(diǎn)評(píng)上展示的開業(yè)時(shí)間為2018年，但未提供證據(jù)。原告主張被告自2015年起即營(yíng)業(yè)。結(jié)合庭后查看更名之后的“某酒店”頁(yè)面情況，顯示開業(yè)時(shí)間又為2017年。因某點(diǎn)評(píng)酒店頁(yè)面的信息可由被告自行修改，而評(píng)論區(qū)最早有2015年的網(wǎng)友評(píng)論，足可認(rèn)定被告自2015年起即開始經(jīng)營(yíng)案涉酒店，而雙方解約的時(shí)間點(diǎn)為2015年8月31日，故可確定被控侵權(quán)行為的持續(xù)時(shí)間為2015年9月1日至2021年10月27日。綜上，案涉侵權(quán)行為懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)應(yīng)當(dāng)為50×40％×80×2248×3.5％=125888元，結(jié)合雙方在《管理合同》中約定的倍數(shù)，最終確定被控侵權(quán)行為的賠償金額為629440元。

本案中被告侵害商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為均導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者對(duì)被告的服務(wù)與原告的服務(wù)產(chǎn)生混淆，且原告就商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為主張經(jīng)濟(jì)損失未作區(qū)分，故法院就原告所遭受的全部損失通過本案懲罰性賠償予以救濟(jì)。

原告主張為制止侵權(quán)行為所支付的律師費(fèi)、取證費(fèi)、差旅費(fèi)共2萬元。因原告均未提供票據(jù)，故法院對(duì)取證費(fèi)、差旅費(fèi)均不予支持。法院依據(jù)本案的疑難程度、律師的工作量、本市律師服務(wù)業(yè)收費(fèi)政府指導(dǎo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等因素，酌情支持律師費(fèi)1萬元。

相關(guān)法條

《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第六十三條

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來源丨“上海高院”微信公眾號(hào)

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