近日，經(jīng)上海市高級人民法院審判委員會討論決定，將4件案例作為上海市高級人民法院涉商標注冊保護專題參考性案例（總第28批，第182-185號）予以發(fā)布，供全市法院在審判類似案件時參考。上海市浦東新區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭法官劉嘉洛審理的“青島尚某科技集團有限公司訴桂林市象山區(qū)駿某酒店侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案”入選。

參考性案例183號

青島尚某科技集團有限公司訴桂林市象山區(qū)駿某酒店侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案

關鍵詞

知識產(chǎn)權(quán) / 侵害商標權(quán) / 不正當競爭 / 商標權(quán)權(quán)屬 / 侵權(quán) / 懲罰性賠償 / 損害賠償 / 約定賠償 / 基數(shù)計算方式 / 倍數(shù)

裁判要點

當事人在商標侵權(quán)行為發(fā)生前約定具有懲罰性質(zhì)的損害賠償基數(shù)計算方式和倍數(shù)，應當視為已就適用懲罰性賠償?shù)慕痤~進行了約定。人民法院在判斷懲罰性賠償適用條件的基礎上，即使無法通過約定的基數(shù)計算方式精確得出基數(shù)，也可通過參考行業(yè)內(nèi)平均數(shù)據(jù)、估算侵權(quán)人平均銷售單價等合理方式酌情確定基數(shù)計算所需要的各項要素數(shù)據(jù)，并進一步審查所約定倍數(shù)合理性，原則上支持懲罰性賠償基數(shù)和倍數(shù)的約定。

基本案情

原告青島尚某科技集團有限公司（以下簡稱青島某公司）于2012年2月21日起經(jīng)許可使用案涉“駿某”商標。2018年4月27日青島某公司受讓“駿某”商標，核定服務項目為第43類住所等。該商標注冊有效期自2012年2月21日起，至本案訴訟仍處于有效期內(nèi)。

2012年9月7日，青島某公司作為甲方與乙方李某明簽訂了《尚某某酒店管理有限公司商標授權(quán)使用管理合同》（以下簡稱《管理合同》），約定乙方位于廣西桂林的房屋開展“鑫某商務賓館”經(jīng)營，合同期限自2012年9月7日至2022年9月6日。合同載明“本酒店為駿某加盟項目”。自乙方開始營業(yè)時起，按賓館當月營業(yè)收入的3.5％的標準向甲方繳納商標許可使用費。合同第十三章約定了合同終止（解除）事項，第13.6條約定，如果乙方違反本承諾，在合同終止后仍然使用甲方商標或者軟件等，乙方自愿按本合同約定的費用標準的5倍向甲方支付使用費（實施費）；不能如期歸還相關資料的，每份文件（手冊）乙方向甲方賠償人民幣伍仟元整。

2015年3月12日，李某明作為經(jīng)營者成立被告桂林市象山區(qū)駿某酒店（以下簡稱象山區(qū)某酒店），系個體工商戶，經(jīng)營范圍為住宿服務。

2015年8月4日，李某明向青島某公司提出《駿某酒店關于解除與某品牌合作的申請報告》（以下簡稱《申請報告》），稱該店于2015年4月開始，面對巨大的經(jīng)營壓力每天虧損兩千元左右，故提出解約申請。2015年8月31日，青島某公司與李某明達成《解約協(xié)議》，于當日解除前述《管理合同》，約定本協(xié)議簽訂之日起，甲方終止乙方對“駿某”商標的使用許可，若乙方擅自繼續(xù)使用，或存在其他侵犯甲方商標權(quán)的侵權(quán)行為，甲方有權(quán)依法追究相關責任人的法律責任。協(xié)議附件中列明了有關解除管理合同乙方需要更改的項目，包括招牌、吧臺、走廊、房間內(nèi)物品、衛(wèi)生間衛(wèi)浴產(chǎn)品等均不得帶有甲方標識。

2020年12月10日，原告發(fā)現(xiàn)象山區(qū)某酒店的店招、樓層標識、前臺、廣告牌、房間內(nèi)的牙具、洗浴用品、電話均標識“駿某商務酒店”。2020年12月31日，某點評APP內(nèi)象山區(qū)某酒店的信息為“2018年開業(yè)”“50間客房”，“房價118-197元不等”，評論區(qū)有多條早于2017年的網(wǎng)友評論，最早的評論為2015年。網(wǎng)友評價的配圖中部分圖片與現(xiàn)場取證的圖片顯示標識一致。根據(jù)象山區(qū)某酒店提供的2021年10月28日照片顯示，案涉酒店已經(jīng)將“駿某”字樣全部拆除。

原告青島某公司訴稱：被告經(jīng)營者與青島某公司解約，于解約同年注冊象山區(qū)某酒店這一主體并擅自使用“駿某”標識經(jīng)營酒店，同時將“駿某”商標相同的“駿某”文字作為其企業(yè)名稱的字號使用。故請求判令：一、象山區(qū)某酒店立即停止對原告駿某注冊商標專用權(quán)的侵害，即立即停止在其經(jīng)營的案涉酒店的經(jīng)營場所和經(jīng)營活動中使用“駿某”文字；二、象山區(qū)某酒店立即停止對青島某公司的不正當競爭行為，即停止在企業(yè)名稱中使用“駿某”字號，變更后的企業(yè)名稱中不得含有與“駿某”相同或相近似的文字；三、象山區(qū)某酒店賠償青島某公司經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用合計80萬元。

被告象山區(qū)某酒店辯稱：不同意原告訴請，象山區(qū)某酒店沒有侵權(quán)惡意。已及時拆除標識，未造成損失。象山區(qū)某酒店的企業(yè)名稱依法登記，不應承擔賠償責任。青島某公司沒有證據(jù)證明案涉商標三年內(nèi)實際使用，象山區(qū)某酒店不應當承擔賠償責任。且象山區(qū)某酒店一直處于虧損狀態(tài)沒有經(jīng)營收益。

裁判結(jié)果

上海市浦東新區(qū)人民法院于2022年6月15日作出（2021）滬0115民初31896號判決：一、被告桂林市象山區(qū)某酒店于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告青島某公司經(jīng)濟損失629440元及為制止侵權(quán)所支出的合理開支1萬元，共計639440元；二、桂林市象山區(qū)某酒店于本判決生效之日起停止不正當競爭行為，并于本判決生效之日起三十日內(nèi)變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得含有與“駿某”相同或近似字樣；三、駁回原告青島某公司其余訴訟請求。該案一審判決后，被告上訴，上海知識產(chǎn)權(quán)法院于2023年12月6日作出（2022）滬73民終663號判決：駁回上訴，維持原判。

裁判理由

本案的爭議焦點為：一、被告的案涉行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)；二、被告案涉行為是否構(gòu)成不正當競爭；三、是否應對被告適用懲罰性賠償。

一、被告的案涉行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)

《中華人民共和國商標法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！鄙虡朔ǖ谒臈l第二款規(guī)定：“本法有關商品商標的規(guī)定，適用于服務商標。”本案中，原告某公司系“駿某”注冊商標專用權(quán)人，有權(quán)就侵害上述商標的行為主張權(quán)利。被告在線上、線下經(jīng)營活動中使用“駿某”標識起到了識別服務來源的功能，屬于商標性使用。

商標法第五十七條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；”“（二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。”本案中，被告在酒店店招、室內(nèi)裝潢、房間電器、衛(wèi)浴用品上使用了“駿某”標識，與原告商標核定類別相同，相關標識與原告商標構(gòu)成近似，容易導致消費者對商品和服務來源產(chǎn)生混淆，構(gòu)成商標侵權(quán)。被告實施了商標侵權(quán)行為，應當承擔停止侵害、賠償損失的民事責任。原告以被告已停止相關侵權(quán)行為為由申請撤回第一項訴請，于法無悖，法院予以準許。

二、被告案涉行為是否構(gòu)成不正當競爭

商標法第五十八條規(guī)定：“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導公眾，構(gòu)成不正當競爭行為的，依照《反不正當競爭法》處理?！备鶕?jù)反不正當競爭法第六條第四項規(guī)定，經(jīng)營者不得實施其他足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系的混淆行為。本案中，“駿某”商標于2012年2月即獲得注冊，核定使用服務為第43類的住所等。原告主張根據(jù)反不正當競爭法第六條第四項認定被告行為構(gòu)成不正當競爭。該商標與被告提供的服務類別相同，被告將該注冊商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，沒有正當理由。被告攀附原告商譽的惡意明顯，客觀上誤導相關公眾，足以使相關公眾誤以為其與原告存在特定聯(lián)系，構(gòu)成不正當競爭。被告應就其企業(yè)名稱進行更名。

三、是否應對被告適用懲罰性賠償

根據(jù)商標法規(guī)定，對惡意侵犯商標專用權(quán)，情節(jié)嚴重的，可在依法確定的賠償數(shù)額的一倍以上五倍以下適用懲罰性賠償。

（一）關于侵權(quán)主觀故意

對于被告的故意的認定，應當綜合考慮被侵權(quán)客體類型、權(quán)利狀態(tài)和相關產(chǎn)品知名度、被告與原告或者利害關系人之間的關系等因素。被告與原告或者利害關系人之間存在勞動、勞務、合作、許可、經(jīng)銷、代理、代表等關系，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的，可以認定被告具有侵害知識產(chǎn)權(quán)的故意。本案中，被告?zhèn)€體工商戶的經(jīng)營者早在2012年即與原告簽署《管理合同》，經(jīng)授權(quán)開展“駿某”酒店經(jīng)營。被告對開展的酒店業(yè)務的品牌予以否認，但未能提供相應證據(jù)。結(jié)合《申請報告》《解約協(xié)議》足以認定被告曾作為被授權(quán)方接觸過原告注冊商標，反映出被告具有明顯的侵權(quán)故意，可認定被告惡意侵犯商標專用權(quán)。

（二）關于侵權(quán)情節(jié)

對于侵權(quán)情節(jié)嚴重的認定，應當綜合考慮侵權(quán)手段、次數(shù)、侵權(quán)行為的持續(xù)時間、地域范圍、規(guī)模、后果、侵權(quán)人在訴訟中的行為等因素。被告成立于2015年，在某點評的頁面顯示案涉酒店2018年成立，房間數(shù)50，雙方確認案涉侵權(quán)標識于2021年10月拆除，被告侵權(quán)行為持續(xù)時間較長，侵權(quán)規(guī)模較大，侵權(quán)獲利巨大，符合侵犯商標專用權(quán)的情節(jié)嚴重的要件。

（三）關于基數(shù)和倍數(shù)確定

商標法第六十三條規(guī)定：“侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定?！北景钢校p方在先簽訂有《管理合同》，權(quán)利人因侵權(quán)所受到的實際損失可參考雙方約定的商標許可使用費計算?！豆芾砗贤分屑s定商標許可使用費自乙方開始營業(yè)時，按賓館當月營業(yè)收入的3.5％的標準繳納商標許可使用費。合同中第13.6條約定，如果乙方違反本承諾，在合同終止后仍然使用甲方商標或者軟件等，乙方自愿按本合同約定的費用標準的5倍向甲方支付使用費。雙方的上述約定，可視為對于商標侵權(quán)懲罰性賠償基數(shù)和倍數(shù)的約定，并不違反法律規(guī)定，可以作為確定懲罰性賠償金額時的重要參考因素。被告稱賓館經(jīng)營持續(xù)虧損，但未提供賓館經(jīng)營的相關賬簿、資料，法院參考相關行業(yè)客房的平均入住率計算案涉酒店的營業(yè)收入，計算公式為“房間總數(shù)×平均入住率×平均客房單價×經(jīng)營時間”。1．關于房間總數(shù)。被告在某點評頁面上自行標注房間數(shù)量為50，雖在庭審中稱僅有48間，但未提供證據(jù)證明，應以其對外公示的50間作為計算基數(shù)。2．關于平均入住率。原告提供了上海某國際酒店股份有限公司、北京某酒店（集團）股份有限公司2020年度報告的平均出租率為55％-60％。被告自稱入住率在40％以下。法院結(jié)合酒店規(guī)模、品牌、地域等因素，綜合考慮近年來新冠疫情對酒店行業(yè)的影響，確定案涉酒店的平均入住率為40％。3．關于平均客房單價。某點評顯示全天房價118元到197元，原告稱取證時入住的為鐘點房，票據(jù)顯示60元。綜合考慮各類房型入住比例，法院確定平均客房單價為80元。4．關于經(jīng)營時間。被告陳述且在某點評上展示的開業(yè)時間為2018年，但未提供證據(jù)。原告主張被告自2015年起即營業(yè)。結(jié)合庭后查看更名之后的“某酒店”頁面情況，顯示開業(yè)時間又為2017年。因某點評酒店頁面的信息可由被告自行修改，而評論區(qū)最早有2015年的網(wǎng)友評論，足可認定被告自2015年起即開始經(jīng)營案涉酒店，而雙方解約的時間點為2015年8月31日，故可確定被控侵權(quán)行為的持續(xù)時間為2015年9月1日至2021年10月27日。綜上，案涉侵權(quán)行為懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)應當為50×40％×80×2248×3.5％=125888元，結(jié)合雙方在《管理合同》中約定的倍數(shù)，最終確定被控侵權(quán)行為的賠償金額為629440元。

本案中被告侵害商標權(quán)、不正當競爭行為均導致相關消費者對被告的服務與原告的服務產(chǎn)生混淆，且原告就商標侵權(quán)及不正當競爭行為主張經(jīng)濟損失未作區(qū)分，故法院就原告所遭受的全部損失通過本案懲罰性賠償予以救濟。

原告主張為制止侵權(quán)行為所支付的律師費、取證費、差旅費共2萬元。因原告均未提供票據(jù)，故法院對取證費、差旅費均不予支持。法院依據(jù)本案的疑難程度、律師的工作量、本市律師服務業(yè)收費政府指導價標準等因素，酌情支持律師費1萬元。

相關法條

《中華人民共和國商標法》第六十三條

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來源丨“上海高院”微信公眾號

責任編輯丨陳衛(wèi)鋒