引言

商場如戰(zhàn)場，創(chuàng)新產(chǎn)品的問世往往伴隨著一場看不見的“時間賽跑”。當生產(chǎn)者費心勞神準備的產(chǎn)品經(jīng)過研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)，甚至已經(jīng)開始市場預(yù)熱時，一紙突如其來的專利侵權(quán)訴狀，卻可能讓一切努力戛然而止，陷入被動與困局。此時，這耗盡心血的前期投入，難道只因他人搶先一步遞交了申請，就化為烏有？

不，法律為“善意先行者”留下了一扇窗——“先用權(quán)”抗辯。

在專利侵權(quán)糾紛中，先用權(quán)抗辯作為被告主張不侵權(quán)的重要法定事由，以無需實質(zhì)審查的外觀設(shè)計專利領(lǐng)域較為典型。本文旨在結(jié)合相關(guān)法規(guī)，對外觀設(shè)計專利先用權(quán)抗辯的構(gòu)成要件、適用情形及實務(wù)中的常見爭議進行系統(tǒng)梳理，并結(jié)合實踐中以“現(xiàn)有設(shè)計”為抗辯理由的情況，為企業(yè)及法律從業(yè)者提供風(fēng)險防范與訴訟應(yīng)對參考。

一、先用權(quán)的法律規(guī)定與制度設(shè)置初衷

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）中對先用權(quán)沒有給出明確的定義?！秾＠ā返谄呤鍡l第（二）項規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。這是我國法律中目前涉及先用權(quán)概念較明確的法律規(guī)定。

需明確的是，《專利法》第七十五條在規(guī)定五種不視為專利侵權(quán)的情形時，引入了先用權(quán)的概念，說明外觀設(shè)計專利先用權(quán)更偏向于一種抗辯理由，而非一種獨立權(quán)利，在先用權(quán)人在被訴專利侵權(quán)時才能夠主張。但其也有別于“抗辯權(quán)”，因為先用權(quán)雖相對于特定的專利權(quán)而存在，但產(chǎn)生于在先使用行為，與專利權(quán)人權(quán)利行使是否不當沒有關(guān)聯(lián)?？梢哉f，先用權(quán)更類似于一種法益，其制度價值更在于保障“善意”先用權(quán)人的經(jīng)濟利益。

先用權(quán)，難免與權(quán)利產(chǎn)生時間的確認相關(guān)聯(lián)，在實踐中可能產(chǎn)生多種情況。例如某一設(shè)計同時構(gòu)成作品與外觀設(shè)計，若權(quán)利主體不同，則可能引發(fā)先用權(quán)與著作權(quán)抗辯的競合適用問題。這只是可以進行先用權(quán)抗辯的情況之一，下文將展開討論一些其他情形。

二、先用權(quán)的法益

外觀設(shè)計專利先用權(quán)不僅僅保護了先用權(quán)人的經(jīng)濟利益，例如先用權(quán)人對設(shè)計、開模、包裝材料等工作的資金投入，外觀設(shè)計專利先用權(quán)制度還是一種利益平衡的結(jié)果，其設(shè)計初衷是彌補申請在先主義的不足，避免先用權(quán)人因他人先申請外觀設(shè)計專利而被迫停止生產(chǎn)經(jīng)營，基于誠實信用原則，在“善意”的在先使用人與專利權(quán)人之間形成一種平衡，從而降低了市場主體創(chuàng)新的風(fēng)險，維護市場秩序和公平競爭環(huán)境。

“先用權(quán)”并非鼓勵侵權(quán)，而是在“申請在先”的專利制度剛性原則下，嵌入的一道關(guān)乎公平與誠信的柔性平衡機制。

三、先用權(quán)抗辯的構(gòu)成要件分析

從先用權(quán)法律規(guī)定來看，可以將外觀設(shè)計專利先用權(quán)的構(gòu)成要件分為五部分：

一是外觀設(shè)計相同或相近要件。外觀設(shè)計專利的侵權(quán)，不僅包含設(shè)計相同的情形，還包含相近似的設(shè)計。因此，從先用權(quán)抗辯的原理出發(fā)，設(shè)計相同及相近均屬于抗辯的情形。若先用權(quán)抗辯的范圍僅限定在相同設(shè)計，則會導(dǎo)致先用權(quán)抗辯與構(gòu)成外觀設(shè)計專利侵權(quán)的范圍不符，相同設(shè)計的侵權(quán)行為可以適用先用權(quán)抗辯，而相近設(shè)計卻被認定為侵權(quán)。

二是時間要件。先用權(quán)的形成應(yīng)當在專利申請日之前。具體而言，可以分為兩種情況：第一種是絕對在先，例如甲于2月1日生產(chǎn)了該設(shè)計，乙于3月1日申請了外觀設(shè)計專利，這種情況下甲享有先用權(quán)。第二種是相對在先，例如甲于2月1日生產(chǎn)了該設(shè)計，乙于1月1日生產(chǎn)了該設(shè)計，二者的設(shè)計過程相互獨立、互不干擾，將相同的外觀設(shè)計用于相同或相近種類的產(chǎn)品純屬巧合，但乙于3月1日申請了外觀設(shè)計專利，這種情況下，甲仍享有先用權(quán)。

三是使用要件。先用權(quán)人在專利申請日之前已經(jīng)實施了或者正在實施被訴的設(shè)計方案，或者雖然還沒有開始實施，至少也要做好制造、使用的必要準備。關(guān)于“必要準備”的含義，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十五條規(guī)定，有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當認定屬于專利法第六十九條第（二）項規(guī)定的已經(jīng)作好制造、使用的必要準備：（一）已經(jīng)完成實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件；（二）已經(jīng)制造或者購買實施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料。對此，從法條文義可理解為包含技術(shù)準備或生產(chǎn)準備之一即可，但在司法實踐中，法院判例更傾向于需兩者同時具備。

四是原有范圍要件。先用權(quán)人在后續(xù)的實施過程中，不得超出原有范圍，方可不被視為侵犯專利權(quán)。司法實踐中對原有范圍的理解存在較大爭議，通常認為原有范圍即生產(chǎn)規(guī)模，其本質(zhì)上更類似于對原有范圍作出量化限制。具體而言，上海知識產(chǎn)權(quán)法院支持采取生產(chǎn)線標準，而若僅以生產(chǎn)原材料為標準，可能會存在已經(jīng)用盡專利申請日之前采購物資，另行采購物資并利用現(xiàn)有生產(chǎn)線生產(chǎn)便被視為侵權(quán)的情況。此外，生產(chǎn)線標準應(yīng)當考慮生產(chǎn)線的正常使用壽命，若先用權(quán)人無限制地更換生產(chǎn)線，使生產(chǎn)線的壽命遠遠超出正常使用壽命，也不應(yīng)當認定為在原有生產(chǎn)規(guī)模內(nèi)生產(chǎn)。

五是合法性要件。合法性要件要求先用權(quán)人的外觀設(shè)計需為獨立完成或合法獲得。獨立完成的情況下，先用權(quán)人往往不知道他人的存在，先用權(quán)人與專利權(quán)人沒有任何設(shè)計上的合作關(guān)系。而合法獲得的方式較為多樣，如受讓取得、合作開發(fā)等，不通過抄襲、竊取或其他非法途徑獲取即可。

四、先用權(quán)與現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)分與競合

先用權(quán)抗辯與現(xiàn)有設(shè)計抗辯雖均屬侵權(quán)抗辯事由，但法律基礎(chǔ)與適用場合不同：

現(xiàn)有設(shè)計抗辯：主張被控侵權(quán)設(shè)計屬于專利申請日前已為公眾所知的設(shè)計，實質(zhì)是對專利權(quán)新穎性的否定；

先用權(quán)抗辯：不否定專利有效性，僅主張自身在申請日前已善意實施。

二者可在同一案件中同時主張，但在以下典型情形中應(yīng)明確區(qū)別適用：

案例一，甲公司在申請專利之前，將其設(shè)計發(fā)布在某國際展會上，乙公司據(jù)甲公司公布的內(nèi)容，在甲公司申請日之前就開始制造相同的產(chǎn)品。后甲公司在六個月的寬限期內(nèi)申請了外觀設(shè)計專利權(quán)。這種情況下，甲公司享有該設(shè)計的外觀設(shè)計專利權(quán)，且乙公司因通過合法手段獲得該設(shè)計，依法享有先用權(quán)。但這種情況無法進行現(xiàn)有設(shè)計抗辯，因為現(xiàn)有設(shè)計抗辯實質(zhì)上是對專利有效性的否認，而甲公司的申請時間在六個月的寬限期內(nèi)，符合專利權(quán)授予的要求。

案例二，甲公司在申請外觀設(shè)計專利權(quán)之前，其銷售人員出于搶占市場的考慮，率先發(fā)布了產(chǎn)品的設(shè)計圖、外觀圖等信息，對產(chǎn)品的細節(jié)進行拍攝并發(fā)布在抖音、小紅書等公開平臺。乙公司在甲公司申請外觀設(shè)計專利權(quán)之前，依據(jù)甲公司在各公開平臺發(fā)布的該產(chǎn)品信息，生產(chǎn)制造與該產(chǎn)品外觀高度相似的同種類產(chǎn)品。

這種情況下，乙公司有權(quán)以先用權(quán)抗辯。需要指出的是，違法獲取他人設(shè)計的行為，不能成為先用權(quán)抗辯的基礎(chǔ)，但合法手段并不限于獨立研究完成，也包含先用者從他人處獲得相關(guān)設(shè)計，包括從專利權(quán)人獲得，以及從其他獨立研究完成者處獲得。本案中，甲公司在外觀設(shè)計專利權(quán)申請日之前公開發(fā)布該設(shè)計，該公開行為導(dǎo)致該設(shè)計已喪失新穎性，屬于現(xiàn)有設(shè)計，不符合獲得外觀設(shè)計專利權(quán)的條件，其外觀設(shè)計專利權(quán)申請會因設(shè)計不具備新穎性無法獲得批準。若甲公司就該設(shè)計已經(jīng)取得該外觀設(shè)計專利權(quán)，該外觀設(shè)計專利權(quán)可能面臨無效宣告的風(fēng)險。

• 結(jié)語

總的來說，先用權(quán)抗辯的適用需嚴格滿足法定構(gòu)成要件：即在專利申請日前已完成實施或必要準備，且后續(xù)實施未超出原有范圍。若專利權(quán)有效，符合上述要件的先用權(quán)人可據(jù)此主張合法抗辯，維系已有生產(chǎn)經(jīng)營。若相關(guān)設(shè)計在申請日前已因公開而成為現(xiàn)有設(shè)計，則先用權(quán)人不僅可主張先用權(quán)抗辯，更可優(yōu)先考慮以現(xiàn)有設(shè)計進行抗辯——在此種情形下，現(xiàn)有設(shè)計抗辯的舉證難度通常較低，且可為后續(xù)請求宣告專利無效提供證明材料。

需特別注意的是，當前不少企業(yè)出于試水市場的考慮，習(xí)慣于“先上市、后申請”的推廣模式。但是這種“先投入市場試試看”的行為，實則已經(jīng)將該產(chǎn)品的外觀設(shè)計主動公開，導(dǎo)致該設(shè)計喪失了新穎性，對后續(xù)的外觀設(shè)計專利權(quán)申請及保護造成了諸多困難和阻礙。

劉慶圓

山東鑫士銘律師事務(wù)所律師助理

教育背景

美國南加州大學(xué) 法學(xué)碩士

專業(yè)領(lǐng)域

公司商事、房地產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)

工作業(yè)績

從業(yè)以來，參與數(shù)十起公司商事、房地產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)糾紛的訴訟、非訴訟案件處理